El programa Informático:La patente de invención y los metodos económicos

I.La patente de invención y los métodos económicos.

RESUMEN DE LA I PARTE.

Introducción.

1. La innovación,la invención y la patente.1.1.El capital de información y el software de transformación.1.2.El secreto industrial y el derecho de autor.1.3. El software y el algoritmo práctico.1.4. El software y los métodos económicos 1.5.El caso Bilski y los criterios de patente de los procesos en los EEUU.1.6.El software y la implementación mediante ordenador.

2.La protección jurídica internacional de la patente de software.

2.1. La patente en el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relativos al. comercio.2.2.Ambito de patentabilidad.23.No discriminación.2.4.Exclusiones. 2.41. El órden público.2.5.Los derechos..

3.La patente en la Convención Europea de 5 de octubre de 1973 y enmiendas posteriores.3.1.Las invenciones patentables.3.2.Excepciones.

4.La ley española de patentes de 1986.CONCLUSIONES.

II.La patente fiscal.

RESUMEN DE LA II PARTE.

5.La patente y la planificación financiera y fiscal.5.1.La informática y el capital financiero.5.2.El software y la planificación fiscal.a)El origen:State Street;b)La interpretación jurídica no es apropiable por el particular;c)A la planificación fiscal por el método financiero;d)La planificación fiscal no es objeto patentable.5.3.La planificación fiscal.5.3.1.Reform Patent Act de la Cámara de Representantes de los EEUU de 2007.5.3.2.Stop Tax Haven Abuse Act del Senado de los EEUU de 2007.

5.4. El deber de información de las operaciones patentadas.5.4.1.Las operaciones patentadas.6.La doctrina de la utilidad moral y la minimización del impuesto.6.1.La lógica del beneficio y la responsabilidad social corporativa.CONCLUSIONES.

I.La patente de invención y los métodos económicos.

RESUMEN DE LA I PARTE.

La protección jurídica del capital informático, procesos y máquinas, puede lograrse por medio del secreto industrial, del derecho de autor o de la patente.Esta última ofrece una protección fuerte que permite asegurar la ventaja competitiva y excluir a terceros de su uso sin autorización.Durante un largo período hubo un distanciamiento entre los EEUU y la UE en la materia.Pero, ahora se advierte una gradual convergencia.El software puede ser patentable a pacto de su efecto técnico suplementario y aplicación o resultado práctico. No se trata del software como tal, de rutina, de acumulación, si no del que tiene una aptitud inventiva y novedad. En igual sentido,el esquema o método económico que se implementa mediante máquina puede aspirar a la invención implementada por ordenador.En suma, de ambos lados del Atlántico se responde a las soluciones técnicas de problemas no técnicos(la organización), incorporando su reconocimiento al tradicional de las soluciones técnicas para problemas técnicos(control de las fuerzas de la naturaleza). La práctica, no obstante, es compleja. Por un lado, porque es difícil trazar la frontera entre una idea abstracta, intelectual, más cerca del derecho de autor que de la patente, y una invención. Por otro, porque, si se acepta la patente del programa informático y del método económico se tropieza con un problema que no era imaginable previamente: la patente de la estrategia fiscal, de los métodos legales o de los métodos financieros. Aquí el sistema de patente llega a su límite. El reciente caso Bilski, 2008, pretende corregir la desviación que tuvo su inicio en 1998, en cuya virtud la patente era una habilitación a la demanda de cualquier resultado útil concreto y tangible. Ahora, se vuelve a la tradición y, por tanto,puede patentarse el algoritmo práctico o el método económico que produzca innovación técnica sea por transformación o máquina. En el camino, las patentes de estrategias fiscales han puesto en evidencia su conflicto con el órden público económico y la coronación del “tax planning” como abuso del derecho.

Introducción.

1.La innovación, la invención y la patente.

La innovación, nuevas combinaciones de productos o procesos al hacer las cosas, no se confunde con el invento. El invento no es innovación sino cuando es apto para su aplicación industrial, por su utilidad práctica en el mundo real. “La innovación es posible sin que exista lo que nosotros identificamos con un invento”(Schumpeter).

No toda invención culmina en patente, porque puede convenir al empresario evitar hacerla pública o no limitar su monopolio legal, prefiriendo, en ese caso, la protección del secreto industrial. La patente es una opción cuando no se puede mantener la innovación en secreto y, por tanto, su publicación hubiera sido visible de cualquier otro modo.

La patente no es condición de la innovación y, en general, salvo para los sectores químico farmacéutico, importa más llegar al mercado antes que los demás, aún sin patente.

No siempre puede afirmarse que el empresario dinámico innova económicamente incorporando a la realidad del mercado la invención técnica o,más ampliamente, la combinación nueva. Puede y sería normal que así fuera; pero, hay un cierto recelo ante la conversión de la patente en obstáculo a la competencia o fuente en si misma de restricciones, peajes o barreras a la innovación en lugar de reconocimiento del esfuerzo creador.

La propiedad y el derecho a la exclusión son prerrogativas determinantes del titular de la patente que, según como, se pueden deslizar al abuso. La habilitación administrativa se transforma en si misma en fuente posible o deseable de retornos para su titular aunque sea dudosa la creación económica reconocida(patent thickets). Estos peajes impiden la innovación, sea porque existan pluralidad de titulares sobre patentes intercruzadas o un producto o proceso cubierto por diversas patentes. No es de extrañar que en el software y en los métodos económicos aparezca comprometido y en debate la legitima función del derecho de patente, precisamente,por la bruma de sus límites y la oportunidad que ofrece de ser fuente de retornos aunque esté desprovista de actividad inventiva, novedad y aplicación útil.

Hay razones para defender la patente de software excepcional, innovadora, o en combinación con elementos de invención; pero, resulta difícil de justificar la expansión de software patentable que no puede calificarse por su creatividad, que resulta conocido, de rutina y obvio. El problema se complica cuando la patente actua como medio de substitución del derecho de autor, a modo de complemento atípico de sus insuficiencias, proyectando una censura objetiva sobre la circulación de las ideas, de los conceptos generales, de la cultura y de sus expresiones como instrumentos básicos de aprendizaje e investigación. Al límite, la patente de los métodos económicos y la planificación fiscal es la culminación de un proceso de patentización del derecho de autor, en clara extralimitación de su territorio y, eventualmente en conflicto con el interés general o, al menos, con el órden público económico.

La patente sanciona a favor de su titular la exclusión de terceros en el mercado respecto al producto o procedimiento de invención. El derecho negativo de exclusión que se extrae de la patente representa en si mismo un valor económico,con prescindencia de su explotación comercial, al menos como máximo durante el período de monopolio legal. Por tanto, desde esta perspectiva, la patente, cualquiera que sea, expone un valor patrimonial intrínseco ,simplemente, en su forma porque autoriza y garantiza la exclusión de otros a menos que cuenten con el consentimiento de su titular. De aquí, a calificar la patente como una licencia de caza no hay más que un trecho.Y, entonces, la patente se convierte en un modo de renta sin innovación y de bloqueo a la mejora tecnológica.

1.1.El capital de información y el software de transformación.

El capital informático a disposición de la organización,tanto en máquina cuanto en procesos, distingue su valor por la aptitud para crear ventajas competitivas inmediatas.La innovación del software, en particular, puede provocar, por si misma, la transformación del modelo de organización de empresa, de trabajo, de producción, de gestión. Los métodos económicos en general o las creaciones comerciales integran el ámbito del software de transformación, incluyendo, obviamente, las opciones reales de minimización fiscal mediante la reducción, diferimiento o eliminación de obligaciones tributarias. Pero, la patente de métodos económicos no puede solo y exclusivamente entenderse en la actividad de empresa mercantil, puesto que la organización de los recursos podría ser de naturaleza pública o de carácter no lucrativo. La patente de software transformacional implica en primer lugar y en forma dominante a la empresa, aunque, en términos más amplios, a cualquier organización de recursos económicos, no necesariamente mercantil y privada.

El proceso transformador del software demuestra su relevancia en la empresa en la medida que sirve para ahorro de costes y captura de mercado y, sobre todo, impedir clientela transeúnte, fidelizando su aplicación y posventa. La conjunción entre software de transformación y estrategia de clausura o cierre(lock in) promueve la máxima explotación de la ventaja conseguida en el mercado y la creación de situaciones de permanencia en la clientela a través de los costes que supone sustituir un proceso o servicio de posventa por otro. Precisamente, la patente es el núcleo duro que pretende la industria de software para conservar y aumentar su capital (transformador) informático y su capital relacional(clientela).

“Esto requiere una fuerte protección legal para impedir que la competencia copie los productos y los usuarios no paguen por el uso del producto.”

La industria del software se inclina hacia la patente del programa informático implementado mediante ordenador, pero, también, el software transformador en si mismo considerado, por ejemplo, métodos de gestión, incluida la planificación fiscal, en vez del derecho de autor y ello con prescindencia de los contrastes entre el derecho de los EEUU y el derecho europeo. Así la creciente patentabilidad del software,de los métodos económicos, de la planificación fiscal vinculados al ordenador o, simplemente, fundados en resultados concretos, repetibles y de eficacia sobre la realidad conforman una tendencia acogida por las Administraciones, con mayor o menor amplitud. El objeto clásico de la patente se dilata y sugiere interrogantes aún no resueltos en su desarrollo.

La paradoja de la revelación de Arrow señala que en ausencia de protección legal fuerte el titular de la información se encuentra en una encrucijada: para ceder su información debe desvelarla, pero una vez que lo hace ya no tiene nada que ceder. En el momento en que se revela la innovación, nada obliga al receptor a su pago por la información recibida y , al tiempo, antes de la revelación ignora si la información es valiosa o no. La publicidad no afecta al titular registral de la patente; pero, no sucede lo mismo con el que ostenta el secreto posesorio(secreto industrial) o el derecho de autor.En este último caso, no tutela la copia desautorizada, como dicen Burk-McDonnell, “el derecho de autor no da derechos contra el mundo, solo contra los plagiarios. “Por eso, la patente exhibe la potencialidad de la exclusión y exclusividad durante un período de tiempo, preservando aquello que, estrictamente, debe reconocerse como una invención, digna de mérito y recompensa.

La patente es un escudo de protección fuerte ante circunstancias que no aparecen suficientemente tuteladas por el derecho de autor o el secreto industrial. Básicamente, la idea subyacente, la imitación o la difusión sin consentimiento del producto o proceso informático. El derecho de autor tiene como objeto la interdicción de la copia original; pero, no blinda las ideas, los procesos, los procedimientos o los principios subyacentes. Así es lícito la descompilación de un software o la copia de sus aspectos aplicativos, cosa que la patente no permite, sin consentimiento de su titular. La patente obsta la práctica de reverse engineering , que, sin embargo, facilita el derecho de autor, a no ser que lo autorice su titular. Este derecho permite que el usuario, al amparo de la doctrina del uso leal del derecho de autor, pueda en determinadas condiciones utilizar la obra protegida, en todo o en parte, sin autorización. La descompilación es un riesgo fácilmente deducible de la tutela limitada al derecho de autor: desde el exámen, conocimiento, reproducción y traducción del código objeto se arriba al código fuente, si bien su empleo queda técnicamente restringido a la interoperabilidad de un programa con otros.Las ideas y principios que inspiran al software no están protegidos por el derecho de autor. Esto podría explicar la tendencia de patente de software con carácter general y, en particular, de aquellas organizaciones cuyo mercado es el software avanzado. La publicidad que exige el objeto patentable no obsta a su plenitud propietaria, impidiendo que su uso descarte la necesaria autorización del titular registral.

La protección del secreto industrial puede competir con la patente cuando su explotación asegure la preservación de la ventaja competitiva por un período superior al que consiente el monopolio legal.Pero, el secreto posesorio observa un riesgo propio cual es la ruptura del deber de confidencialidad, sea por el subordinado o tercero interesado y la difícil reparación del daño que esto produce. La publicidad mata el valor del secreto industrial .

La patente del software propone, desde la perspectiva de la organización, la búsqueda de la apreciación del capital intangible y la exclusión o reducción del aprovechamiento por otros sin compensación, de la creación propia. Esto no elimina la compatibilidad entre el derecho de autor, la patente y el secreto industrial, simplemente, abre la reflexión a la prioridad de la tutela en campos donde los límites entre innovación y apropiación resultan difusos. Claro que, el problema estriba en la frontera entre aquello que es invención o mera presentación de conocimiento o experiencia previa. El debate, en verdad, no debe centrarse en la patente de software u otros modos de protección jurídica, sino, en la adecuación de la reinvindicación al extremo de invención y en los interrogantes que suscita el reconocimiento de los métodos económicos y de la planificación fiscal en cuanto tales, como objetos patentables.

1.2. El secreto industrial y el derecho de autor.

La paradoja de la revelación de Arrow funciona en el secreto industrial y en el derecho de autor. La información pierde valor si su circulación permite al usuario extraer ventajas sin contraprestación. Ello es determinante en el secreto industrial, pero, no lo es menos en el derecho de autor del software.

El secreto industrial es una de las opciones que puede conservar la innovación como ventaja competitiva, en la medida que su trascendencia pública no lo subvierta, cosa que puede suceder por obra de la ruptura del deber de confidencialidad laboral o por el acceso ilícito de terceros a la expresión informática protegida. Si ambos comportamientos no se producen, la vida del secreto industrial se prolonga tanto como dura,sin límites temporales, registro o defensa litigiosa. Esto explica que más del 90% de la tecnología y el 80% de toda la transferencia de tecnología –know how o asistencia técnica-se coloque al reparo del secreto industrial.

La opción entre derecho de autor y patente solo se debe producir ante circunstancias de valor particular, excepcional, único, del intangible informático o, de consuno con la invención no informática a la cual se integra.El punto, en verdad, es la descompilación que pueda desvelar los principios subyacentes de la innovación, para descubrir su operativa o como fue concebida o realizada.Es cierto que el derecho de autor restringe la descompilación a la investigación o la interoperabilidad entre sistemas o redes; pero, no es menos, que podría inducir, aun de buena fe, a resultados que describen el esfuerzo previo de la creación original, sin retribución ni canon que los compense. A su turno, la patente puede atribuir derechos de exclusión que beneficien antes a los cazadores de rentas que a la innovación técnica, creando impedimentos arbitrarios a la circulación de ideas, información, conocimiento común y compartible.

Las creaciones originales amparan la expresión de la idea en cualquier ámbito del pensamiento, pero, sin que excluya cualquier otra expresión distinta de la misma idea. La patente de invención tiene un núcleo de reconocimiento que, en el plano general, satisface el dominio de las ciencias naturales, de la ingenieria, de la técnica.

Si hay un reconocimiento, por ejemplo,de patentes de métodos de enseñanza, arbitraje, tramas de películas o de escritura se provoca un solapamiento entre el derecho de autor y la invención. Igualmente si se aspira al dominio de un fenómeno natural o se pretende el privilegio del rentista por mor de la propia autorización de patente.

Uno de los desafíos está en la patente del software, del algoritmo; de los métodos económicos de empresa(doing business) o la planificación fiscal y lo que ello conlleva en términos de transporte del derecho de autor hacia la patente o, asimismo, la conversión de la patente en monopolio legal de superderecho de autor.

1.3. El software y el algoritmo práctico.

La protección del software por via de la patente no recibió, como ya dije,consenso internacional. Pero,desde el inicio, se admite la pertinencia cuando integra,como otro elemento,la invención susceptible de patentabilidad y esto sin que sea incompatible con el derecho de autor del software.Posteriormente, se aceptan las invenciones implementadas en ordenador y así, hasta la situación actual, en la que el conflicto se centra en la recepción o no del software considerado como tal, en si mismo, siempre que satisfaga los requisitos de patentabilidad.

Por un lado, el carácter acumulativo y secuencial del software. La innovación se sirve de lo anterior,para proyectarse, como si fuera otro eslabón de una cadena en continua elaboración. Es difícil discernir en la comparación la contribución del software en el punto de la novedad y evidencia de la invención. Por otro, no es definitivamente cierto que el algoritmo sea siempre una “mera elaboración intelectual, un método matemático que no tiene carácter industrial y, por tanto no es patentable.”

O, en otros términos, ¿es el algoritmo una solución abstracta que carece de aplicación industrial o utilidad?.

La posición dominante interpreta que el programa de ordenador no es patentable en si mismo porque no utiliza las fuerzas de la naturaleza,careciendo de carácter industrial.

Así Galán Corona afirma que: “El programa parte en su elaboración de un algoritmo, concebido como una solución abstracta, de naturaleza lógico matemática, de un problema por medio de un número determinado de pasos. El algoritmo es, pues, una mera elaboración intelectual, un método matemático que no tiene carácter industrial y, por tanto, no es patentable.”

La mera aplicación del software no engendra en si misma otros efectos que los pensados en sus instruccionesperopara que exista una invención se solicita algo más, otros efectos técnicos o contribuciones técnicas suplementarias, que den respuesta o solución a un problema técnico. Así, sería patentable un programa que se implementa o combina con un ordenador del que obtiene resultados o formas útiles y nuevas de funcionamiento, técnicamente diferentes.(computer related invention). La patentabilidad del conjunto incluye el software que lo integra y es uno de los elementos de su configuración. La invención se acepta cuando contiene o es controlada por el programa de ordenador aun cuando se rechace la patente de un programa como tal.

No obstante, el interrogante que se puede suscitar es si cabe una patente de software en si misma, lo cual implica pensar si hay algoritmo que no sea una mera elaboración intelectual o mental y posea una utilidad o aplicación industrial .Una idea abstracta que posea aplicación práctica, a la realidad. Hay ideas abstractas que no son en si mismas patentables, a menos que sean de aplicación industrial. Un algoritmo matemático que produce un resultado útil, concreto, tangible.

No son patentables los fenómenos naturales, las leyes de la naturaleza, los procesos mentales o los conceptos intelectuales abstractos, “que constituyen instrumentos del trabajo científico y tecnológico”.

“Los fenómenos de la naturaleza, aunque recien descubiertos,los procesos mentales y los conceptos abstractos intelectuales no son patentables,puesto que son herramientas básicas del trabajo científico y tecnológico.”

Así no goza de la tutela de la patente una reivindicación que sirve para el cálculo informático de una fórmula matemática o un disco de ordenador que solo almacena una fórmula matemática. El resultado útil se propone como específico, substancial y creible. El resultado tangible es lo contrario a la idea abstracta y el resultado concreto inspira que sea repetible y predecible. Una idea abstracta que se aplica en la práctica puede ser una invención patentable en la medida que su resultado es útil, concreto y tangible y no sea abstracto, irreproducible o agote una fórmula en su única aplicación.

La orientación basada en el resultado útil, concreto y tangible significa la patentabilidad del algoritmo, y, también, de los métodos económicos(doing business) y, consecuentemente, de la planificación fiscal. Pero, no solo, además, de cualesquier otros métodos de enseñanza, de escritura, de arbitraje, de seguros de vida, de citas, etcétera. En esta óptica, el método económico, como dice Vivant, no tiene más vocación a ser patentado que un método cinegético o un metodo para hacer el amor.

La aplicación práctica de la idea abstracta o la utilidad práctica puede servir para determinar el objeto de la patente.Y esto exista o no transformación física o reducción de un artículo a una cosa o estado diverso o solicite o no una máquina en particular. Un procedimiento por etapas sucesivas concebido como un todo,que usa una fórmula matemática puede ser patentable: “es un lugar común que una aplicación de una ley de la naturaleza o fórmula matemática a un proceso o estructura conocido puede merecer la protección de la patente” .

Los objetos patentables, en general, pueden ser, a pacto de novedad y aplicación industrial o utilidad, cualquier invención relativa a procesos o procedimientos, máquinas, manufactura o composición de materia o mejoras de los mismos. (Código de los EEUU título 35,101).

En cambio, no son patentables las ideas abstractas, la leyes de la naturaleza o los fenómenos naturales. Tampoco, lo son, desde una perspectiva más amplia, los métodos puros de carácter intelectual en el dominio de la actividad empresarial.

El programa informático puede, perfectamente, ilustrarse en la categoría del procedimiento, un “conjunto de etapas que conducen a un cierto resultado” , consistente en un producto o en un resultado intangible o inmaterial. O, un conjunto de acciones o actos, etapas, dirigidas a su realización. Que sea un procedimiento patentable no significa que lo consiga en cualquier caso.

El primer límite es que no puede suponer la mera traducción de una idea abstracta o de pertenencia común del conocimiento universal ni, tampoco, la mera conversión en programa de cálculos obtenibles por otros medios, v.g. lápiz y papel o de listado o almacenamiento de datos.

El segundo límite es más exigente porque implica el presupuesto de efecto técnico o contribución técnica. Es decir, el proceso o procedimiento patentable debe pertenecer al ámbito tecnológico, de las ciencias naturales o ingenieria como condición de su aplicación industrial o utilidad. El problema es cuando perteneciendo la solución al ámbito de la técnica, como quiera que se defina el software es siempre dominio técnico, no resuelve problemas técnicos específicos si no de organización de empresa.

Los instrumentos intelectuales son medios o herramientas del trabajo científico o técnico; pero, no puede inferirse que sean per se instrumentos de ciencias o ingenieria o perfeccionamiento tecnológico.

Un procedimiento patentable sirve para la innovación de máquinas, manufactura, materias, representando lo que puede entenderse como progreso tecnológico. O, asimismo, como elemento dentro de una actividad de invención de resultado tecnológico. Otra cosa,es el procedimiento que no puede argumentarse en base a la solución técnica de problemas técnicos; sino de soluciones técnicas a problemas de otra naturaleza:empresarial, legal, financiero, etcétera, estrictamente, problemas que no responden a una regla de utilización de las fuerzas de la naturaleza (de las ciencias naturales). La pregunta es sobre la invención no tecnológica, vale decir, cuyo resultado útil, concreto, tangible no innova el ámbito de la técnica que pretende, si no que solo mejora en su actuación el propio ámbito abstracto o intelectual que le sirve de punto de partida, pero, a través de un efecto práctico, repetible y novedoso. El software transformador destinado a cambiar el modelo de oeganización, total o parcialmente ¿podría aspirar a la patente aun cuando opere en un ambiente de empresa, de negocios, de actividad económica?.

Un método de empresa no sería patentable porque no resuelve ningún problema técnico , o, al contrario, su justificación podría fundarse, si es menester, en al ahorro de tiempo, “concepto de física moderna” o por la aplicación práctica de algoritmos con resultado útil. Esto, con ciertos matices, no supone el simple resultado práctico, sino solo que el algoritmo empleado en el procedimiento debe estar incorporado, operar o transformar una máquina, manufactura o composición de materia.

Precisamente, el software podría representar un proceso patentable aún sin que produzca transformación física, en el supuesto de conseguir mediante una máquina en particular un resultado útil, concreto, tangible. Así, el algoritmo matemático no sería patentable solo si carece de aplicación útil, algoritmos matemáticos abstractos, abriendo la puerta a la patente del software de transformación como tal, de los métodos económicos y de planificación fiscal, entre otros .

En Alappat tiene origen la diferencia entre el concepto matemático caracterizable como una idea abstracta y la específica máquina que puede conducir a un resultado útil, concreto y tangible, que sería, posteriormente elevado a criterio maestro de patentabilidad. La patente de software se reconoce sin perjuicio que el proceso no requiera una màquina particular, porque, en la ocasión,el ordenador genérico se convierte por obra del programa aplicable en un ordenador con una finalidad especial.

En State Street se reconoce la patente a la transformación de datos, representativos de cantidades de dólares por una máquina a través de una serie de cálculos matemáticos hasta un precio final compartido, en base a que se trata de un algoritmo matemático, fórmula o cálculo, que produce un resultado útil, concreto, tangible.

En AT&T v Excel se reivindica y concede la patente de un procedimiento de facturación en virtud del cual una compañía telefónica de llamadas locales reconoce cual otra compañía ha elegido el cliente para sus llamadas de larga distancia o cual compañía ha elegido el que recibe la llamada.

Las solicitudes de software transformacional aparente entre 1997 y 2007 pasan de l000 a 11000 solicitudes(Clase 705 de la Oficina de Patentes y Marcas de los EEUU). Pero, en rigor, métodos económicos muchas veces absurdos o ridículos, tales como, el de venta de consejos de expertos,sistemas para reserva de servicios de baño, método para obtener una patente, método para escribir guiones de trama única, método de selección de jurados, método de enseñanza infantil en el arte del diálogo escrito, método para determinar el carácter de una persona.

“State Street ha provocado un tsunami legal inundando la oficina de patentes con solicitudes buscando la protección de prácticas ordinarias de empresa…de lo ridículo a lo verdaderamente absurdo. El sistema de patentes debe entenderse como un medio de protección y promoción de avances en ciencia y tecnología, no de ideas respecto a como estructurar operaciones mercantiles.”

En un sentido amplio, cualquier clase de software que produce un resultado práctico, podría definir un objeto de invención. El proceso informático se despega de la transformación de un artículo en otra cosa o estado o se desvincula incluso de cualquier máquina, convirtiendo su patentabilidad en puro resultado práctico. Cualquier programa informático, al límite, puede reivindicarse como invención. O sea, cualquier software puede aspirar, como tal, a la calificación de patente incluido cualquier método económico, pese a su primitivismo o carencia de razonabilidad.

Si la respuesta es la primera opción queda fuera del dominio tecnológico patentable toda clase de método empresarial y de cualquiera otro tipo. Pero, si se acepta, la segunda opción se admitiría la patente de software de contenido técnico de los métodos de empresa que se combinen o no con una máquina, superando la pura exigencia de aceptar cualquier idea abstracta o algoritmo que posea un resultado útil, concreto, tangible aunque no sea, por así decirlo, de carácter técnico. Necesariamente debe ofrecerse “algún tipo de intervención tecnológica”en el proceso de aplicación del algoritmo o de la idea abstracta, para corregir su puro contenido intelectual. Todo aquello que supone un proceso mental, o tratamiento de información, amparable por el derecho de autor, no es suficiente para la patente, a menos que la invención de programa informático o de programa implementado mediante ordenador contenga una contribución técnica.

Se rechaza que el software transformacional pueda aspirar a la expresión tecnológica y resulte una aplicación de leyes de la naturaleza a fines novedosos y útiles, entendiendo, como tales, las que derivan de la biología, química o física. Esta percepción reserva la patente a la ciencia o ingenieria de control de las fuerzas naturales.

El reproche absoluto al software de transformación empresarial, porque la solución de problemas de la organización carece de efectos técnicos, de carácter técnico,de contribución técnica suplementaria, manifiesta, una cierta restricción cultural,

Por un lado, un método de empresa puede ser la respuesta a un reto técnico resuelto, en su aplicación industrial, práctica, aun cuando no sea expresión estricta de solución de un problema de ciencias naturales. La contribución técnica se rechaza en cuanto concepto puramente lógico matemático o mental en el método económico. El software en cuanto tal significa que no es patentable, no porque sea un programa informático, lo cual sería absurdo, sino porque se excluye el software obvio, evidente, de rutina, que no impulsa perfeccionamiento o mejora tecnológica en su aplicación.Un programa que podría replicarse, aunque tarde más, en papel y lápiz o por una persona desde la mesa de control y utilizando las mismas reglas. El programa informático que traduce, no es nuevo ni traspasa la obviedad. Eso es un programa informático como tal, que no aporta ni añade intervención técnica alguna, fuera de su confección de instrucciones de rutina al ordenador.

El software transformacional no puede descartarse solo y exclusivamente porque su innovación se concentra en la organización de la empresa. En rigor, el despliegue previo y persistente de I+D en su versión de modelo de empresa no es cualitativamente diferente al que se orienta en la búsqueda de nuevos productos o servicios. Es decir, la patente puede referirse al software que es el resultado de una actividad previa de investigación que promueve un cambio en el modelo de la gestión. Lo que verdaderamente no tiene sentido es otorgar la protección fuerte de la patente a software cosmético, obvio, rutinario, conocido o cuya ventaja exclusiva es el beneficio que deriva de la propia concesión de la patente, v.g. métodos de minimización fiscal, tax shelters. o, en sentido amplio, métodos financieros.

Una interpretación cuidadosa repara en que no es cualquier programa informático el que puede aspirar a la patentabilidad ni, tampoco, operando a través de cualquier ordenador en general.

El software como tal o implementado por ordenador particular tiene como punto de partida su efecto. Es la única certidumbre que le puede avalar, una contribución señalada al estado de la técnica comparado con el arte tecnológico previo. Un programa que permite realizar un procedimiento o mejorar un sistema respecto al modo operativo precedente, si es comprobable y calificado como nuevo y aplicable en la realidad, no parece que pueda excluirse de principio, a menos que incurra en algunas de las prohibiciones expresas que lo impiden:cuestión abstracta, intelectual, matemática, planes de negocios basados en lo que ya se sabe, en su caso; métodos intuitivamente frívolos, banales, periféricos o, asimismo, contrarios al órden público económico.

Las ideas que pertenecen al acervo común y son instrumentos de trabajo científico o técnico no pueden aspirar a la patentabilidad; así como, ampoco, la originalidad desprovista de aptitud inventiva.

1.4.El software y los métodos económicos.

“Si el software es patentable,algunas de sus implementaciones estarán vinculadas con la empresa, abriendo la puerta a la patentabilidad de métodos económicos. Si los métodos económicos son patentables algunos de ellos se referirán a estrategias de inversión. Si las estrategias de inversión son patentables, algunas de ellas se referirán a la planificación fiscal.”

La discusión en torno a la patente de planificación fiscal asciende hasta la matriz del software transformador del modelo de empresa y, aún más, al propio software como tal.

El método económico en cuestión es el que se dirige exclusivamente para su utilización en la práctica, administración gestión de una empresa, sea para el tratamiento de datos, cálculos, formación de recursos humanos; combinado o no con una máquina. Pero, no solo. La organización como problema objetivo técnico, primero, de una empresa privada con fin de lucro; pero, sin descartar, una empresa pública o una empresa sin ánimo de lucro.

Un método, que sin prescindir de su relieve tecnológico, sirve a la organización, contribuyendo a su capital intelectual, al valor del intangible poseído, como medio para conseguir mejora en la organización de la empresa, privada, pública o non-profit, que se trate.

Una creación eminentemente intelectual dotada de aplicación de carácter técnico , “una creación intangible, inmaterial que encuentra su aplicación práctica.”

El software del método económico desde esta perspectiva puede aspirar a la innovación técnica aunque careciendo, en principio, de efecto modificador de las fuerzas de la naturaleza. Es una propuesta de solución técnica adecuada a problemas no técnicos, o, mejor dicho, problemas que revelan otras técnicas, v.g. la organización. La dificultad consiste en la ambigua frontera que separa el proceso intelectual del método económico de su carácter novedoso y, finalmente, inventivo.

Así como el software como tal no sería patentable, en el sentido ya expuesto, de adolecer de novedad, aptitud inventiva y condensar un conocimiento de rutina, obvio, en el estado de la técnica, conocimiento que tambien puede adscribirse a un conocimiento abstracto, ideológico, difuso y sabido; tambien, esto puede suscitarse en el método económico.

La patente debe reservarse cuando equivale a una transformación de la actividad substantiva de la organización, un perfeccionamiento y avance específico en su comportamiento en el mercado, en el Estado, en la sociedad civil, digno de tutela por su contribución a lo nuevo. La banalización de la patente de método económico es un riesgo a evitar, señalando que su núcleo duro técnico debe apreciarse como una mejora efectiva en la actuación de la organización, repetible y extensible a las otras en el mercado. El método económico como tal no traspasa el ámbito de la idea abstracta, intelectual, matemática, excluida de la patentabilidad.

Un método económico que traduzca instancias inventivas de organización, en cualquiera de sus áreas funcionales, de singular aportación y excepcional trascendencia para su actuación. El proceso informático debe servir para que su resultado no sea obvio o sabido, combinado con la máquina o produciendo un efecto de cambio en lo que era usual hasta su introducción.

No es solo caso de un resultado útil, concreto y tangible, sino que el efecto producido reuna condiciones de solución técnica de problemas objetivos únicos, excepcionales, de transformación del modelo de actuación de la organización y que no está a disposición de cualquiera en el mercado o fuera del mercado. De modo que, no seria patentable el proceso de software de método económico que fuera igual o semejante al de otros agentes, genéricamente calificable como de rutina. O, como se afirma, los procesos de automatización de las transacciones básicas, repetitivas de la empresa o aquellos analíticos que sirven para la interpretación de información y reparto interno de conocimiento.En cambio, serían protegibles los procesos informáticos de transformación, dirigidos al cambio de modelo de la organización, a pacto de su novedad y contribución inventiva y utilidad.

La protección fuerte de la patente preserva el coste de la innovación practicada, garantizando a su titular el derecho de exclusión durante el tiempo de monopolio legal, ofreciendo, a la vez, la publicación de los trazos substanciales del programa.

La evaluación del método económico excepcional, único, debe tomar constancia que se trata de un capital intangible, lo cual requiere objetivizar los instrumentos aplicables, dada las dificultades de su configuración, común, por otra parte, a todo intangible. Pero, la novedad y actividad inventiva no escapan al criterio dominante del estado de la técnica: que no sea una solución ya sabida, evidente y obvia para un experto en la materia. Por añadidura, debe derivar de un probado desarrollo e investigación previa que avale su reivindicación.

Desde luego, parece poco persuasivo desestimar el software y el software excepcional de la patente en base a su pretendida carencia de carácter industrial, en su relación con la utilización de fuerzas de la naturaleza. El concepto de aplicación industrial no es ahora el mismo de la sociedad previa a la sociedad de la información. Esto explica, entre otras cosas, la aceptación de las invenciones biotecnológicas que adoleciendo de carácter industrial pueden ser objetos de patente.(D.98/44/CE de 6 de julio, L.10/2002 de 29 de abril.).

No cualquier creación comercial es susceptible de patente; pero, lo puede ser aquella que reuniendo los criterios de invención propone soluciones técnicas a problemas que lo son en sentido diferente y se reunen en torno al concepto objetivo de organización.

Si esto implica una valorización del capital intelectual –el software es activo intangible- resultará que podría expresarse en cualquiera de sus espacios –capital organizacional o capital relacional o capital humano-. La amplitud funcional lo convierte en un concepto indefinido y si esto es cierto el resultado práctico, concreto, tangible no puede ser el criterio suficiente de aceptación. Por ejemplo, no puede discutirse que la planificación fiscal es un instrumento de decisión de la inversión (opciones reales), pero, esto no conduce a que la minimización de impuestos sea un objeto patentable, porque siendo un método económico forma parte de la gestión y dirección del riesgo de la actividad de empresa. Se ofrece como invención un método que, pese a su resultado o efecto, carece de cualquier reclamo tecnológico digno de protección, en un sentido muy preciso, porque sus beneficios para el que lo crea no pueden predicarse con otro carácter si no de puro privilegio, si bien al amparo de la patente y, al tiempo, confronta una idea de valores o principios inspiradores del órden jurídico que no lo admiten (órden público económico).

No es un tema pacífico ni mucho menos. La contribución técnica a problemas de organización halla razonables obstáculos a su patentabilidad, por cuanto aparenta un abandono del clásico axioma de ofrecer soluciones técnicas a problemas técnicos de aplicación industrial, característica histórica de la invención. Aún en la actualidad el núcleo central de la tecnicalidad del método o producto objeto de patente define la posición que niega esa posibilidad a las nuevas tecnologías de la información, comunicación, por Internet o, en nuestro caso, a métodos de organización tendentes a la innovación de su modelo de gestión o dirección. En la discusión interviene la enorme amplitud del campo de la patente en los EEUU, desde 1998, amparando en su protección métodos deportivos, de enseñanza, de escritura, además, de los de inversión, financiación o planificación fiscal, que, en la práctica, han degradado la protección fuerte de la patente a cualquier reclamación que la solicite. En los últimos tiempos esto está cambiando, por impulso de la crítica y de algunos casos resueltos que lo preanuncian. Este cambio no provocará la exclusión de los métodos económicos, a tenor de la sentencia Bilski, sino una mayor exigencia en órden a su aptitud inventiva, novedad y aplicación práctica.

El método económico único, excepcional, puede innovar la organización de que se trate, la red, como cualquier proceso intelectual aplicable a la realidad, cualquiera que sea la naturaleza del efecto producido.

El problema es la configuración e identificación del método señalado como invención. El sistema de patentes, se afirma, está reservado a los avances tecnológicos: las artes útiles son las artes tecnológicas.”El Tribunal Supremo (de los EEUU) siempre ha considerado que los tipos de innovaciones que son apropiadas para el sistema de patentes están focalizados en avances tecnológicos, no en conceptos legales o económicos.”

Ferrara señala que el negocio es una entidad unitaria tutelada por el ordenamiento jurídico; pero, cuyo núcleo no son los elementos que lo integran, sino la organización como red de conexiones vinculadas y funcionales.”No se trata simplemente de un modo de ser o de una posición de los elementos entre sí, sino de algo muy distinto que está por encima de ellos, ligándolos y dominándolos.”

La organización es una red de conexiones articuladas de bienes, servicios, derechos, obligaciones, comprensiva de elementos materiales e inmateriales; pero, cuyo contenido, como quiera que se la defina, configura un problema técnico objetivo, porque se basa en procesos de información, comunicación, eficiencia, seguridad, responsabilidad, dirigidos a influir en forma precisa sobre el mundo real. La organización en si misma es una red de transformación física de la idea o el proceso abstracto a su realización, mediante máquina.

El software transformacional opera directamente sobre la organización de recursos tangibles e intangibles, dirigido a la mejora tecnológica de la red de relaciones que la inspira. El problema objetivo técnico que propicia la solución técnica más adecuada y apropiada.

La contribución técnica del software a la red de la organización no tiene otra via que la de la máquina o aparato que permita su efecto. La economía de la información es acerca de la información y la tecnología asociada. O sea, del capital informático operativo en la organización. No es la empresa; si no la organización el problema objetivo técnico que guia a la solución técnica del método económico, lo cual, dicho sea de paso, no se agota exclusivamente en el mercado, porque se extiende a la organización pública o inclusive sin ánimo de lucro.

La excepcion del método económico, aceptada de hecho por medio de la invención implementada por ordenador debiera ampliar y extender su campo de aplicación, menos que en los EEUU, pero, más de lo que se hace en la OEP, consintiendo el método económico de la organización como problema objetivo técnico a afrontar mediante la solución técnica del software transformacional. La organización es el medio de transformación física-o-máquina que permite la contribución técnica y, por tanto, la propia invención.

El límite es el órden público constitucional y económico. La patente no puede servir de vehículo para autorizaciones o habilitaciones legales de métodos legales o económicos que conspiren contra valores o principios jurídicos esenciales del ordenamiento jurídico. En primer lugar, las patentes de planificación fiscal; pero no solo. Las patentes de métodos financieros, de gestión de riesgo y productos financieros que no implican en si mismos ningúna mejora técnica al problema técnico de la organización, fundados como están en la mera renta de situación que proporciona la concesión del derecho negativo o de exclusión de terceros, con finalidad fiscal exclusiva, principal o significativa.

1.5.El caso Bilski y los criterios de patente de los procesos en los EEUU.

La jurisprudencia suprema americana gira en torno a tres casos: Benson, Flook y Diehr.

En el primero se sienta el principio que las ideas no son patentables porque sirven al trabajo científico y tecnológico, sean fenómenos naturales, procesos mentales o conceptos abstractos intelectuales. Un algoritmo no puede ser una invención patentable si no que debe calificarse como el descubrimiento de una verdad preexistente. La “transformación y reducción de un artículo a un estado o cosa diferente es la clave de la patentabilidad de un proceso que no incluye máquinas particulares”. Si se concede una patente por una fórmula matemática,se permite el dominio sobre una idea. Sin embargo,esto no supone calificar como no patentable cualquier proceso que se instrumenta mediante programa informático,porque hay que dejar sitio a las revelaciones de la new, on rushing technology”.

En el segundo, Flook, el uso de un algoritmo matemático no puede en si mismo fundar una patente a menos que exista otro concepto inventivo en su aplicación.Un proceso no es patentable solo porque es un proceso basado en una fórmula matemática, sin otro concepto inventivo que lo justifique, privilegiando la forma de la reivindicación sobre la sustancia de la invención. No hay novedad en la invención, que no existe sin la fórmula matemática que integra el arte anterior.

En Diehr se sostuvo que un proceso no deja de ser patentable por el uso de un algoritmo, software u ordenador digital, siempre que la reivindicación conteniendo una fórmula matemática incluya esa formula en una estructura o proceso el cual es considerado como un todo y desarrolla una función que la ley de patentes pretende proteger (v.g. transformación o reducción de un artículo a un diferente estado o cosa). Por otra parte,excluyendo la patente de leyes de naturaleza, fenómenos naturales o expresiones matemáticas de los mismos.No obstante,puede ser patentable una estructura nueva o útil creada con la ayuda del conocimiento de una verdad científica.

Puede ser objeto de patente el software que integra una máquina o desarrolla un proceso que representa una actividad inventiva no obvia en su conjunto, conforme al estado actual de la técnica.

La patentabilidad de un proceso puede estar conectada a la particular aplicación de un principio en la medida que impida la libre circulación del propio principio. Un proceso, para ser patentable debe: estar vinculado a una máquina o aparato en particular o transformar un artículo en particular a un estado o cosa diferente. El proceso, en ambos sentidos, no puede precluir el uso del principio que sirve a lo específico demandado. Esto es en Bilski lo que se denomina la prueba de la máquina-o-transformación.

Esta prueba, extraida de la doctrina del Tribunal Supremo,implica que “un resultado útil,concreto y tangible”, como se sostuvo en Alappat,State Street y AT&T , no es criterio suficiente de patentabilidad del proceso, es “inadecuado” y no puede sustituir la prueba de máquina-o-transformación.

Al mismo tiempo, Bilski reafirma su rechazo a una exclusión general de los métodos económicos siempre que cumplan con los requisitos legales de patentabilidad aplicable a cualquier otro proceso o método…” Nosotros declinamos de adoptar una exclusión amplia del software o cualquier otra categoría de objeto patentable más allá de la exclusión de las reivindicaciones opuestas a los principios del Tribunal Supremo.”

El solicitante, entonces, debe superar,en el primer exámen,que su demanda o está vinculado a una máquina particular o transforma un artículo y, en el segundo, que ello no implica una solución, previa o posterior,insignificante.

La prueba de transformación-o-máquina descarta, en este caso, definir si la máquina requerida exige un aparato específico o particular o si sería suficiente un ordenador general. En cambio, define la transformación del artículo en términos de objeto o sustancia física o, lo que es importante, una señal electrónica representativa de un objeto o sustancia física. O sea, que la transformación puede encauzarse a través de señales electrónicas o la manipulación de datos electrónicos cuyos efectos pueden representarse visualmente en forma física o material. No es solo la señal eléctrica entre el software y el ordenador, sino, que la dicha señal conduce a la exhibición o demostración visual material de un “artículo” finalmente intangible.

Pero, hay un punto final que consiente la conclusión anticipada de interdicción de la patente de métodos financieros de gestión de riesgos (y, por tanto, de planificación fiscal).

“Nosotros sostenemos que los procesos solicitados no transforman ningun artículo en una cosa o estado diferente.Las pretendidas transformaciones o manipulaciones simplemente de obligaciones legales públicas o privadas, riesgos de empresa, u otras abstracciones similares no pueden cumplir la prueba porque no son objetos físicos o susbstancias y no son representativas de objetos físicos o sustancias..”,

“…el proceso alude a la permuta de opciones, las cuales son simplemente derechos legales para la compra de mercancías a un precio determinado y en un tiempo dado.”

El rechazo a la patente fiscal y, en general, legal podría interpretarse en un sentido coherente a modo de exclusión por abstractas de las reivindicaciones que se solapen con obligaciones legales públicas (¿la obligación tributaria y la planificación fiscal?); pretendan servir para acotar riesgos de las decisiones de la organización (¿risk management y métodos financieros?) o a las opciones financieras de mercado (¿una patente industrialmente inútil?). Y, en general, métodos económicos que pretenden el dominio de ideas abstractas de contenido universal, la imposible transformación de métodos legales que no representan un objeto tangible y físico o la pretensión de un programa como tal en un ordenador sin máquina o instrumento especícifico al fin pretendido.

No obstante, queda en el aire, para el futuro, la posibilidad de patente ya no por via de la transformación,sino por la vinculación a una máquina…” si y cuando la mención de un ordenador es suficiente para vincular la reivindicación de un proceso a una máquina particular.”.Pero, parece claro que el ordenador debe servir para algo más que almacén o búsqueda de datos. El software deberá expresar en su relación con el ordenador un quid pluris. Al final de Bilski puede recabarse la idea que el software como tal no será patentable en los términos vigentes por State Street y AT&T. y esto porque hay procesos de métodos económicos, primero, los financieros y fiscales,que no merecen la protección de la patente porque no significan ningún beneficio real de aplicación o porque son irrepetibles e imprevisibles y, segundo, los que predican otras áreas de empresa con un propósito exclusivo de reservarse la tutela de ideas abstractas, desprovistas de cualquier mejora tecnológica en su aplicación.

Y esto supone una notable convergencia, pese a todo, con el derecho europeo,una aproximación en el objeto patentable del software, o por la contribución técnica o por superar las pruebas (finalmente técnicas) de la transformación-o-máquina.

1.6.El software y la implementación mediante ordenador.

En julio de 2005 el Parlamento Europeo rechazó la propuesta de Directiva sobre invenciones implementadas por ordenador de 2002(Computer implemented inventions). Pero, no obstante, su orientación desde un punto de vista conceptual sobrevive en las Directrices publicadas por la Oficina Europea de Patentes ( Diciembre 2007 Part C).

La contribución técnica es el eje de un sistema que acentúa como signo la aportación no obvia ni evidente para un experto.

La prueba es el uso controlado de las fuerzas de la naturaleza, las leyes de la naturaleza, y la aplicación industrial a la producción automatizada de bienes materiales. La invención implementada por el ordenador es patentable si es susceptible de contribución técnica, aplicación industrial y novedad.

La comparación entre ésta prueba y la de “transformación-o-máquina” enunciada por la jurisprudencia suprema americana y recogida en Bilski, permite advertir que hay una sensible equivalencia y, por otro, una sensible discrepancia entre las mismas. En lo primero, el control de las fuerzas naturales se manifiesta en la transformación de un artículo a un diferente estado o cosa o en el uso de máquinas en particular. En lo segundo, porque la contribución técnica, el arte tecnológico, no es admitido como elemento determinante de patentabilidad del software en los EEUU, si no en modo directo en forma subyacente. (“useful arts” como sinónimo de innovación tecnológica). La propia Oficina de Patentes de EEUU afirma que las categorías legales de invención contienen en modo inherente el requerimiento tecnológico, porque las máquinas, manufacturas, composiciones de materias y procesos implementados en máquinas implican alguna clase de tecnología.

El dominio tecnológico no está cuestionado y una mayor precisión puede entenderse razonable, para distinguir los procesos abstractos e intelectuales de los procesos tecnológicos en sentido estricto. O dicho de otra forma, descontando que el software pertenece al dominio tecnológico, debe examinarse si sus efectos producen resultados nuevos, no obvios, aplicables que no sean patrimonio del conocimiento adquirido o herramientas del conocimiento científico o intelectual. El software o el método económico como tal, tanto en Europa como en los EEUU, a partir de Bilski, demandan “contribución técnica” o, lo que es lo mismo, superar la prueba de la transformación-o-máquina, para su patentabilidad.

La contribución técnica es el núcleo duro de la patente de software, equivalente a la actividad inventiva que debe contener la reivindicación.Técnico es sinónimo de dominio tecnológico y, por tanto, con interdicción de dominio ajeno, tal como sería,el ámbito intelectual o puramente lógico. La invención es la diferencia nueva entre el estado de la técnica actual y la precedente, que puede ocurrir con un ordenador particular, y cuya eficacia puede verificarse dentro o fuera de la máquina. El “efecto técnico suplementario” es un concepto indeterminado, pero, al mismo tiempo, valora la novedad técnica ejecutable a través de un programa informático combinado con el ordenador.

La transformación en el dominio tecnológico se produce cuando un artículo se convierte en una cosa diferente o pasa a otro estado distinto o aparece combinada con una máquina en particular. El concepto de utilidad de un proceso o método no está en ningún caso divorciado de la innovación tecnológica. El proceso o transforma una cosa o su estado o está combinado con una máquina específica en forma substantiva y no marginal para su materialización.

La invención es patentable en la teoría y práctica europea, desde el software vinculado a la máquina, si implica el uso de un ordenador,de una red de ordenadores u otro aparato programable,a pacto de su efecto técnico, novedad y contribución al estado de la técnica precedente.

La invención implementada por ordenador requiere de la reivindicación planteada una calificación global, en conjunto, que permita demostrar, a la par, la novedad, aplicación industrial y contribución técnica suplementaria(aptitud inventiva).

La exigencia técnica precede cualquier otra consideración de la invención y puede resultar que la propuesta no tenga efecto técnico, en cuyo caso ni siquiera se entra en su calificación, v,g, lo que se sostiene respecto a los métodos intelectuales, abstractos o que no esté dotada de contribución técnica suplementaria, es decir, que su aportación no sea inventiva respecto al estado de la técnica.

El software puede ser patentable, en conexión con la máquina, siempre que, en su conjunto, el objeto reivindicado muestre una solución técnica suplementaria a un problema técnico, en el bien entendido que reuna características de novedad y aplicación industrial. También el esquema de los métodos económicos siempre que ofrezcan en esta perspectiva efectos técnicos que trasciendan la propia matriz del método: no hay arte tecnológica solo porque mejore el concepto de la finanza, marketing o producción, salvo que ello suponga contribución técnica ajena al ámbito de empresa mediante ordenador, redes de ordenador u otro aparato de programación convencional. Pero, si así fuera, ya no se trataría de una patente a los métodos económicos, si no por una invención en toda regla.

En verdad, el software vinculado al ordenador parece un reconocimiento, aunque velado, de la patentabilidad del programa informático, si bien ajustándose a las condiciones de la invención. El software es patentable siempre que produzca una oferta técnica perceptible, distinta a las interacciones ordinarias entre el programa y el ordenador. El programa es patentable en la medida en que provoque una consecuencia distinta a sus efectos físicos normales. Conviene insistir, además, que el software no patentable es aquel que traduce en la instrucción algo que ya existe o está en el conocimiento práctico de un experto.

La patente del software es una que no produce transformación física de una cosa o de su estado,pero aprecia, fuera de su propio e intrínseco valor de innovación, la exigencia de una máquina en particular, no pudiéndose implementar en un ordenador genérico. Esto último es discutido porque al amparo de la fisiología de la interacción ordinaria entre programa de instrucciones generales y máquina genérica se rechaza la posibilidad que el software pueda ser una invención si está vinculado a un ordenador de finalidad general y no particularmente adaptado al programa en cuestión.

Cualquier innovación tecnológica que ofrezca una solución previsible y repetible que no sea obvia y descontada puede aquilatarse como invención, a pacto, que su efecto sea de cambio o mejora en el mundo real respecto a lo que encuentra en precedencia.

Al contrario, ni el software en si mismo ni, tampoco, en su vinculación con la máquina, genérica o particular, son reivindicables en la medida que se trata de un concepto mental, una creación abstracta, matemática o intelectual incluido el método económico..

Si el software técnico es o puede ser patentable, cualquiera que sea la modalidad que se adopte, conviene establecer si la innovación en la planificación de la empresa en cuanto a la transformación de su gestión, dirección, toma de decisiones, sean contables, financieras, comerciales o de producción, adolecen, por definición, de carácter técnico, lo cual , en cualquier caso, invalida su patentabilidad o, si por el contrario, pueden contemplarse, en general, contribuciones inventivas de problemas empresariales.

El interrogante fundamental atañe a la patentabilidad de la solución técnica de problemas que atienden la organización de la empresa y en la admisión o rechazo del efecto que puede producir en la realidad.

De las nuevas orientaciones de la Oficina Europea de Patentes deriva un criterio más amplio respecto a las teorías científicas, los algoritmos prácticos y los métodos económicos, en la medida que resulten procesos o productos de su aplicación combinando la invención con el ordenador.

No obstante, una teoría, una aplicación matemática o un método económico no es patentable solo porque se realice mediante un aparato, si no supone, en alguna de sus etapas del proceso o en su totalidad, aplicación útil, novedad y contribución técnica. El carácter técnico, que trasciende el efecto normal del programa informático puede establecerse en el control de un proceso industrial, el proceso de datos que representa entidades físicas o en el funcionamiento interno del ordenador o sus conexiones con efectos en la eficiencia o seguridad de un proceso , la gestión de recursos requerida mediante ordenador. (IV-3,2.3.6.Guidelines.)

Por eso”los métodos que hacen intervenir únicamente ideas económicas o prácticas comerciales no son invenciones en el sentido del artículo 52(1) Convención Europea de Patentes. Una característica de un método que supone la utilización de medios técnicos a fines exclusivamente no técnicos y/o para el tratamiento de las informaciones de naturaleza exclusiva no técnica no otorga necesariamente un carácter técnico a dicho método.” .Al contrario, podría calificarse el método en el capítulo de invención combinada con ordenador si la reivindicación especifica ordenadores, redes de ordenadores u otros aparatos programables o un programa para realizar, por lo menos, algunos pasos del esquema.

El software, en su pura manifestación, está en el dominio tecnológico, sea en cuanto tal o en la implementación de métodos económicos.Esto no significa que su carácter derive en patente cuando carece de contribución técnica específica y novedad. Lo único que se desprende es que el software aunque siempre sea tecnológico bien puede no ser técnico ni nuevo y, por tanto, no es patentable;sin perjuicio,de su protección mediante el derecho de autor o el secreto industrial.

La jurisprudencia europea extrae conclusiones precisas, que seguramente están influyendo en el general rechazo en los EEUU a State Street y ATT, que fundan la patente exclusivamente en el resultado útil,concreto,tangible.

Las características comunes a todo software es que genera corrientes eléctricas y, por tanto, modificaciones materiales de la materia. Pero, esas modificaciones físicas,aunque tecnológicas, no permiten distinguir el software técnico del que no lo es. La invención requiere tecnicalidad, y ello se produce solo cuando el software es el medio único o necesario para innovar. Es un efecto técnico suplementario (la aptitud inventiva).

En suma, el software pertenece al dominio tecnológico, pero no se acredita como técnico, v.g. por la producción de efectos eléctricos normales en su funcionamiento. Pero, si, en el conjunto de la reivindicación, se verifica un efecto técnico suplementario (nuevo y no obvio); podría constituir una invención. Y ello, comprendería los métodos económicos, en la idea que existan elementos técnicos específicos que los convaliden.

La única diferencia entre la evolución de la jurisprudencia europea y americana es el esfuerzo de la primera para aquilatar la aptitud inventiva (contribución técnica) del objeto reclamado y la debilidad de la segunda, hasta el caso Bilski, en reducir la invención a aplicación útil. Pero, la evolución más reciente indica que el componente de no obviedad (elemento técnico suplementario) preocupa, también, a la Administración americana y a cierta doctrina y jurisprudencia reciente; por lo que es apreciable una objetiva aproximación entre ambas posiciones.

Es cierto, entonces, que el software y los métodos económicos como tales, siendo tecnología, podrían adolecer de contribución técnica.Y, a la inversa, si la poseen, serían susceptibles de patente.

En cambio, los métodos financieros, de inversión o de planificación fiscal escapan a esta caracterización, porque su efecto técnico es irrisorio, irrelevante, imprevisible, anticipable y, peor aún, afectan valores y principios jurídicos superiores. La racionalidad de otras formas más adecuadas de protección jurídica aplicable a las ideas abstractas, matemáticas o intelectuales son o pueden ser la expresión original de una idea; pero en ningún caso el vehículo al monopolio legal de su titular y a la exclusión de todos los demás en base a una inferencia técnica inexistente.

En conclusión, no parece aceptable,al momento actual,que la actividad inventiva no recibe ninguna contribución del método económico,porque no es técnico. .La exclusión del software y de los métodos económicos no resulta tan radical, en la evolución de la jurisprudencia y orientación de la Oficina Europea de Patentes como parece. Solo en Inglaterra se mantiene la doble exclusión de patente de software y método económico como una cuestión de sustancia, aunque se reivindique una contribución técnica. Pero, esto podría, también, reorientarse en la linea de la OEP.

El software transformador es técnico y patentable en un entorno no técnico, como es la empresa, con el límite de la construcción compatible con el órden público económico y la responsabilidad social corporativa.

2 . La protección jurídica internacional de la patente de software.

2.1. La patente en el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relativos al comercio.

2.2.Ambito de patentabilidad.

El criterio general del ADPIC es que las patentes deben comprender las invenciones de procesos o productos en “todos los campos de la tecnología”, en el bien entendido que su explotación comercial no afecte el órden público o la moral o con derecho a exclusión de aquellas que suponen métodos de diagnóstico, terapéuticos o de cirugía para el tratamiento de personas o animales o resultados de la biotecnología sobre variedades de plantas o animales (artículo 27.1).

El software es un elemento del ámbito tecnológico y por tanto patentable siempre que sea nuevo, implique actividad inventiva y sea capaz de aplicación industrial.En la nota 4 a pie de página, se identifican como sinónimos los términos aptitud inventiva y no obvio y aplicación industrial y útil. De modo que, la divergencia entre conceptos derivados de la cultura americana y europea se aproximan en un sentido evidente:la invención no puede restringirse a ningún espacio tecnológico,a pacto que sea nuevo,no obvio,y útil o nuevo,inventivo y de aplicación industrial. No es persuasivo establecer diferencias entre las interpretaciones locales desde el momento en que el ADPIC los individualiza como sinónimos.

La exigencia de resultado útil reenvia al software de métodos económicos en la medida en que sería aplicable aun cuando no implique el control sobre fuerzas de la naturaleza. El resultado útil no sirve para obviar la necesidad de contribución técnica, reivindicando alguna relevancia tecnológica particular en la invención por medio del software, sea como proceso o producto, aun cuando pueda irradiarse a problemas que no son puramente técnicos, como es el modelo de empresa.

El ADPIC no impide, en principio, la patente del software en cuanto tal, impulsando la tendencia originada en los EEUU, en oposición a los paises que temen la transformación en invención de lo que es puro derecho de autor y la restricción de algunos aspectos que, en el software, son fundamentales, tales como la reverse engineering; la creación de barreras a la transferencia de tecnología mediante los canones de licencia o, peor aún, las drásticas penalizaciones por la infracción del derecho del titular de la patente que, por la propia materia, es borroso, si no fuera por la patente.

En verdad, del artículo 27.1 se deriva que nada obsta a la patente de software por cuanto las invenciones cubren todos los campos de la tecnología sin excepciones y respetando el principio de no discriminación respecto a la patente y a su titular respecto “al ámbito de la tecnología”.

El presupuesto del artículo 27.1 es la aceptación de la patentabilidad de cualquier invención sea cual fuere su campo tecnológico. La consecuencia es que no hay reproche cuando la reivindicación se sustenta en procesos abstractos, mentales, intelectuales, que invalidan su pertenencia a las artes tecnológicas. O sea, la originalidad del autor no es condición suficiente para su inclusión en el dominio tecnológico.

La patente de cualquier aportación tecnológica no elude que deba ser nueva y de aplicación útil, o sea, una invención. La mayor o menor exigencia de obviedad, trivialidad, banalidad de la reivindicación depende de la respectiva Administración; pero, ni siquiera la de EEUU puede desvalorizar su propia potestad, porque, como demuestra el caso Bilski, no resiste al exámen de la doctrina y jurisprudencia, la patente concebida como instrumento de renta monopólica basada en meros procesos intelectuales, abstractos,matemáticos o legales.

2.3.No discriminación.

El reconocimiento amplio de la invención en cualquier dominio tecnológico se refleja en la interdicción de discriminar entre las reivindicaciones de patente, sea para su obtención o para el disfrute de los derechos que conlleva.Así, ni la concesión o el disfrute de los derechos que implica pueden basarse en el rechazo fundado en el sitio de la invención, si los productos son de manufactura local o extranjera y en el ámbito tecnológico.

La no discriminación, en coherencia con las disposiciones del conjunto normativo de la OMC debe aplicarse en el ámbito de tecnológia, el lugar de la invención y respecto a la producción local o importada de los bienes. En cuanto a lo que aquí interesa ofrece la ocasión de reiterar que no podría evitarse la patente de software nuevo, con aptitud inventiva y aplicación industrial o resultado útil, puesto que incurriría en una restricción arbitraria e irrazonada del ADPIC, sin perjuicio, que,en su propia salvaguardia,l as dichas patentes deban observar el órden público y la moral del Estado que sea. La discriminación supone un perjuicio para el objeto patentable, que sirve para crear situaciones de ventaja patrimonial al Estado que la practica, de hecho o de derecho, o a su mercado local. La diferencia no implica discriminación, por lo que no le está en ningun caso vedado establecer los requisitos legales y de actuación que coordinen la aceptación o rechazo de la patente de invención, operando tanto para el titular local como para el no residente.

Una pregunta es si la práctica americana y europea en materia de software supone diferencia o discriminación.La premisa es que en EEUU el software no requiere acreditar su pertenencia al dominio tecnológico; cosa que, en teoría, no es fácilmente predicable en la práctica de la OEP. ¿Podría arguirse que hay discriminación o es,simplemente,una diferencia de tratamiento justificable?.

La respuesta, a mi juicio, es que no hay diferencias insalvables entre la consideración americano del software y la europea. Hay diferencias, acentos, énfasis; pero, una coincidencia sustantiva en la interpretación que el software siendo parte del dominio tecnológico, puede adolecer de las características precisas que funden su patente: novedad, contribución técnica específica, utilidad. El software como tal, siendo un elemento del ámbito tecnológico; no es, en principio, un objeto patentable, porque carece de aportaciones técnicas innovadoras, únicas, excepcionales, que lo justifique. Otro tanto sucede con el software de los métodos económicos.

El conflicto estricto, entonces, parece reducirse a la patente del software fiscal o mejor dicho, del método financiero y de planificación fiscal. Aquí la diferencia nunca podrá leerse como discriminación, porque intervienen principios de derecho fundamental que la soportan. Aún así, en los EEUU como se verá, parece imponerse una orientación dirigida al mismo propósito.

La no discriminación en el ámbito tecnológico significa que no puede cercarse el objeto patentable a lo conocido; sino mantener un adecuado punto de referencia a lo que viene como nuevo e impredecible de aplicación industrial o útil –biotecnología, tecnología de la información, internet-, que puede reservar peculiaridades hasta el momento ignoradas. Y ello sin variar la idea fundamental que la invención no es “una licencia de caza, una recompensa por la búsqueda sino la compensación por su resultado exitoso” (TS EEUU,”Brenner v.Manson”).

2.4.Exclusiones.

El artículo 27.2 habilita al Estado a determinadas exclusiones de la patentabilidad, en particular, si su explotación comercial vulnera su órden público o moralidad.

La referencia al órden público es relevante. La constitución económica, el órden público económico, organiza el “orden del proceso económico” (Diez Picazo) de la sociedad en torno a sus principios jurídicos, valores o intereses comunes y esenciales en un momento concreto el órden público económico incluye el órden público tributario. Es una noción que no está ausente en otros acuerdos del sistema OMC. El artículo XX d) del GATT; el artículo XIV y la nota 5 a pie de página del GATS y en el ADPIC, no solo en lo relativo al artículo 27.2, sino, además, en los artículos 7 y 8.

La explotación comercial de la patente de software de planificación fiscal y otros métodos económicos, en su caso, v.g. métodos financieros o de riesgo, puede afectar el órden público económico, reflejado en el ordenamiento jurídico superior. Esto significa que el órden público superior impide que puedan ser objeto de explotación comercial –venta, aportación, licencia- aquellas patentes que suponen su vulneración. Es obvio que la patente de métodos de planificación fiscal, tendentes a la minimización de impuestos o a afectar, de algún modo, el cumplimiento tributario debido, ilustra un supuesto de perjuicio al órden público económico en general y al tributario en particular.

Es cierto que la doctrina de órden público puede ser objeto de discusión al momento de la concesión de la patente de invención, por cuanto ésta no supone en si misma la explotación comercial que, por otra parte, puede ser reprochable o inclusive ilegal. Así, en la perspectiva americana alguna doctrina indica que la “moral utility” resulta restringida en su aplicación polémica –juegos a distancia, innovaciones biotecnológicas, drogas químico-farmaceúticos que provocan efectos colaterales, detectores de radares-, en base al argumento que la patente no implica en si misma el derecho a la explotación comercial, que puede estar prohibida por otros sectores del ordenamiento, sino el derecho a la exclusión de otros de hacerlo.

El ADPIC deja en claro que el “riesgo debe venir de la explotación comercial de la invención, que no de la invención como tal.” No obstante, cabe otra lectura. El artículo 27.2, en estricto sentido literal, concede el derecho al Estado para excluir invenciones de la patentabilidad, impidiendo también su explotación si ello es necesario para proteger los intereses fundamentales vitales de la sociedad.

Aquello que es determinante en el ámbito tecnológico y técnico no lo es en el caso del software de planificación fiscal o métodos y financieros, en los que el propio derecho de exclusión de otros de uso de la invención durante el monopolio legal es, en si mismo, un menoscabo del órden público, de los valores y principios que inspiran el ordenamiento jurídico. La explotación comercial se anticipa a la obtención de valor comercial de la patente, al mismo momento de su concesión. La patente es, aunque no se genere producto ni licencia; venta o aportación; un valor creado contra los valores del órden público superior. Ese valor, finalmente, es un desvalor para el conjunto del ordenamiento jurídico.

2.4.1.El órden público.

El bloqueo de la patente que afecte el órden público constitucional no es ajeno al sistema OMC.

Primero, si hay una amenaza genuina y suficientemente grave a los intereses y valores comunes cuya preservación se necesita.

Segundo, sea una medida necesaria para compeler al cumplimiento de una ley o reglamento en cuanto integra el bloque normativo de órden público: aduanero, tributario, prácticas engañosas en la competencia, empresas públicas, propiedad intelectual e industrial, reglamento antidumping.

Tercero, provoque un impacto insignificante en el intercambio comercial internacional.

La doctrina de la moral utility debe imponerse cuando la propia actuación de la Administración coadyuve a desviar institutos de su finalidad legítima. Esto es evidente en la planificación fiscal; pero, no lo es menos, en los métodos económicos que puedan introducir elementos distorsivos en el mercado, en las empresas, en los intereses generales de los ciudadanos; métodos que, a mi juicio, identifican lo que se denomina gestión de riesgo financiero donde el componente tributario es ineliminable.

El ADPIC, como el GATT o el GATS, enuncia un concepto de órden público que supera el estrecho y anticuado concepto que parece presidir la interpretación de la Oficina Europea de Patentes. No es un órden público policial; si no una cláusula general que resume los principios y valores fundamentales de cada ordenamiento jurídico de tiempo en tiempo. La minimización de impuestos o la patente de explotación comercial de productos financieros es un desorden sistémico tan o más insidioso que el desórden (de inseguridad) pùblico.

No es sostenible afirmar que no es relevante a efectos de la patentabilidad si una invención es legal en una jurisdicción u otra: “en otras palabras, la ley de patentes es una isla en si misma.”(Schwartz). La reivindicación planteada con prescindencia de cualquier otra referencia al ordenamiento jurídico, aun cuando de buena fe, no la legitima ni justifica siempre que de su presentación y publicación se infiera el efecto lesivo de su aplicación o utilidad. De lo contrario, se desvia la tutela protectoria de la patente a la promoción de cualquier tipo de actividad perniciosa o no incluidas las que perturben valores no comerciales: salud humana, animal, vegetal, ambiente, blanqueo de dinero, fraude fiscal organizado,criminalidad organizada,.(U.S.-Gambling).

La prohibición de patentes fiscales en el proyecto de Reforma de Patentes 2007 de los EEUU, Sec.10, sugiere que el órden público es su principal fundamento, tomando ejemplo precisamente, de la excepción ADPIC.

Así el Informe de la Cámara de Representantes que acompaña el proyecto afirma:

“.las patentes fiscales pueden ser contrarias a la política tributaria y por lo tanto ofenden al órden público. En breve, privatizan la política pública y el cumplimiento de la ley. Por estas razones, aun si las patentes fiscales fueran cubiertas de otro modo por el ADPIC, deberían excluirse bajo la excepción de órden público.

¿Cuál sería la razón jurídica para otorgar una patente cuyos efectos aplicativos fueran lesivos para la salud humana,animal o vegetal o el ambiente?. Esto solo podría suceder en caso de efectos no previstos del producto o proceso patentado –por ejemplo, efectos colaterales de una droga- o, inclusive, ante patentes que pueden suponerlos,pero sin que haya pruebas científicas que lo afirmen –v.g. alimentos transgénicos-;pero,esto no significa elevar a categoría, que la patente es una isla independiente del resto del ordenamiento jurídico que en su pura evidencia( la patente) aún ilegal, encarna una potestad administrativa legítima. No es persuasivo definir la patente como una via separada del resto de la legislación, impugnando que el órden público y el interés general sean de inspiración superior; ni, además,, afirmar que en materia de patente fiscal ésta no induce a pensar en que su concesión cuenta con el sello de aprobación legal mínimo del propio Estado.

2.5.Los derechos.

El artículo 28.1 del ADPIC confiere a su titular el derecho exclusivo en productos y procesos para impedir que terceros sin autorización puedan realizar ciertos actos.La patente atribuye a su titular el monopolio legal de aprovechamiento de la renta que se espera mediante la exclusión de otros. Pero, asi como el invento patentado no implica su inmediata explotación comercial; la patente, en si misma, conlleva la inmediata creación de renta por exclusión de terceros. Una renta de privilegio que tiene por fuente el conferimiento de la patente. El contenido del derecho de patente es esencialmente negativo prohibiendo a terceros su uso sin consentimiento del titular.

El software patentable adquiere,por virtud del derecho negativo, un doble valor: primero, como capital intangible informático transformacional y, segundo, como intangible patentado. Ese doble valor es determinante para explicar la tentación de patentar métodos económicos en general y otros métodos afines en particular, incluida la planificación financiera y fiscal de riesgo. En efecto,la patente de derivados financieros combinados con minimización de impuestos, sirva de ejemplo, podría no contar con el propósito de su venta como derecho o las licencias para su explotación comercial; si no la garantía de solvencia intelectual y jurídica que le otorga la patente a su titular durante un período de tiempo lo suficientemente prolongado para su aprovechamiento profesional directo. Los tax shelters son productos esencialmente perecederos.

La explotación del valor comercial de la patente implica hacerla trabajar, sea por venta del objeto o proceso protegido en el mercado; por su licencia o por la venta o aportación de la patente. Pero, el valor comercial de la patente en los métodos financieros de minimización de impuestos, sin renunciar a esas formas de explotación, reside prioritariamente en la disposición financiera, jurídica, aseguradora para sus clientes. Y ello porque, el tax shelter tiene tanta vida útil cuanto tarda la Administración en descubrirlo. La propiedad de la patente puede tener un efecto balsámico. No es casual que en los EEUU hubierá sincronía entre la explosión de la industria de escondites fiscales y la riada de patentes de métodos financieros.

3.La patente de invención en la Convención Europea de 5 de octubre de 1973 y enmiendas posteriores.

3.1.Las invenciones patentables.

La patente europea se concede a cualquier invención en cualquier dominio de actividad, susceptible de aplicación industrial, que sea nueva e implique una actividad inventiva.

El ámbito de patentabilidad recoge la indicación del ADPIC.El software pertenece al dominio tecnológico, por tanto, en principio, puede ser patentable. Al mismo tiempo, la sinonimia entre aplicación industrial y utilidad, recorta, de cara a la posición de los EEUU los efectos del resultado útil, que siempre estará presente si hay aplicación industrial (proceso tecnológico). La exigencia de la contribución técnico adicional sostenida por la OEP se identifica con la actividad inventiva, por lo que, en rigor, se le pide al software en general que no sea obvio, evidente, intrascendente en el estado de la técnica. Después del caso Bilski, los EEUU se acercan a esta postura, puesto que el software (de método económico y cualquier otro) debe superar la prueba de la transformación-o-máquina para su patentabilidad, o sea, para aquilatar actividad inventiva.

El artículo 52.2. no considera como invenciones:a)las teorías científicas y los métodos matemáticos; c)los esquemas,las reglas y métodos de desarrollo de actos mentales, o métodos económicos y programas informáticos. La exclusión de la patente se refiere a las actividades o ámbito como tales: el método matemático, económico y el software como tales están excluidos de la patentabilidad.(art.52.3).

Las Orientaciones de la Oficina Europea de Patentes de 2007 indican los alcances de las exclusiones.

Primero, los métodos matemáticos no son patentables puesto que son puramente abstractos o intelectuales; a menos que produzcan efectos concretos derivados de su aplicación: v.g. un método no es patentable, pero su resultado práctico lo podría ser(¿algoritmo práctico?).

Segundo, un esquema de método económico no es patentable. Pero, si la reivindicación especifica un aparato o proceso técnico para su realización total o como parte de un esquema que debe examinarse en su conjunto, con uso de ordenadores, redes o aparatos programables podría examinarse como una invención implementada por ordenador. (¿el método económico y la máquina o aparato?)

Tercero, los programas informáticos son una forma de invención implementada por ordenador, cubriendo aquellas demandas que implican ordenadores, redes u otros aparatos programables y en las que uno o más de sus aspectos son ejecutados mediante el programa.”Estas reivindicaciones pueden adoptar la forma de un método operando tal aparato, el aparato programado para ejecutar el método o siguiendo el T 1173/97 el propio programa. No importa el propósito de la invención, sea que sirva para un nicho de empresa u ofrezca un nuevo modo de espectáculo. (¿El software,en si mismo,siempre que sea invento, de carácter técnico?).

La flexibilidad interpretativa de la OEP le ha permitido sortear las tajantes referencias del artículo 52.2.Así, hasta la fecha,ha concedido más de 15.000 patentes europeas para inventos basados en el software.

El programa informático es patentable, a pacto de su carácter técnico. No se trata de los efectos físicos normales de funcionamiento los que importan, v,g, las corrientes eléctricas, sino un efecto técnico adicional,suplementario. Este efecto técnico debe ser conocido en el estado de arte técnico precedente e ir más allá de las interacciones físicas normales entre el software y el ordenador.

Así,”un efecto técnico suplementario que otorgue carácter técnico al programa informático puede encontrarse v.g.en el control de un proceso industrial o en el proceso de datos que representan entidades físicas o en el funcionamiento interno del propio ordenador o sus interfaces bajo la influencia de un programa y podría, por ejemplo, afectar la eficiencia o seguridad de un proceso, la gestión de los recursos de ordenador requeridos o el porcentaje de transmisión de datos en una conexión de comunicación.”(Guidelines OEP 2007.IV-4).

La solución técnica de un problema objetivamente técnico es la contribución técnica de la invención al arte. Si, por el contrario, no hay problema técnico objetivo difícilmente podrá hallarse actividad inventiva porque siempre faltará la contribución técnica exigida.

La OEP excluye, en su concepto,que haya problemas técnicos objetivos que no sean propios de las ciencias físicas,químicas, matemáticas,en el ámbito industrial. El ámbito de la organización no es, en principio un marco idóneo para contribuciones técnicas porque no hay problema técnico objetivo. Bien es cierto que, en la práctica, la patente de software combinado con el ordenador puede tener cabida, siempre que su referencia y descripción no adopte como portada la transformación de procesos de gestión económica a través de métodos innovadores que los mejore respecto al estado del arte existente. Pero, como bien observa Vivant, no se entiende la causa para rechazar la solución técnica a la innovación que sería aportada, en la ocasión, a un problema no técnico: comercial, económico.

Pero, como he dicho, el punto puede ser restrictivo cuando la referencia no es a la empresa, sino a la organización. En efecto, la organización puede representar un problema técnico objetivo y su naturaleza no es solo de empresa mercantil, tambien, de organizaciones sin ánimo de lucro o públicas.

La excepción de patente no debiera afectar el software de los métodos económicos que pueden aportar contribución técnica a la mejora técnica de la organización: privada, pública, social.

La única e importante diferencia entre el derecho europeo y americano es el explícito rechazo intelectual del primero a cualquier patente de software transformacional de método económico. La exclusión del método económico es siempre como tal. No hay otra opción, pese, a que, en la práctica pueden suscitarse dudas, al fin y al cabo, la OEP en sus Guidelines afirma que si un esquema de método económico se apoya en aparato o proceso técnico de realización el dicho esquema y el aparato o proceso exigen un exámen en su conjunto, globalmente y podría concluir en una invención implementada por ordenador. La posición de la OEP es análoga a la disidencia del juez Mayer en Bilski. La patente no debe proteger transacciones o estructuras mercantiles como tales; si no la promoción de la ciencia y tecnología. No obstante, Mayer acepta la integración de los métodos económicos mediante una prueba de “arte tecnológico”, próximo a la contribución técnica suplementaria defendida por la OEP.La diferencia, entonces, es que, algun método económico, potencialmente, podría quedar habilitado para su patentabilidad, si en el todo, se demuestra su carácter técnico específico en un proceso o a través de aparatos que sirven a la mejora técnica de la organización.

Los métodos financieros y fiscales no son susceptibles de patente porque identifican como fuente de valor la propia concesión de la patente, sin perceptible contribución técnica nueva a la organización y, al límite, perturbando los principios inspiradores del órden público jurídico económico y tributario.

3.2.Las exclusiones.

El artículo 53.a) de la Convención Europea de Patentes establece como excepciones a la patentabilidad, las invenciones cuya publicación o explotación sean contrarias al órden público o la moralidad, siempre que la explotación no se considere contraria, simplemente, porque está prohibida en la ley o reglamento en alguno o todos los Estados.

Las Orientaciones de Diciembre de 2007 de la Oficina Europea de Patentes adoptan un concepto estrecho de órden público, limitado a un plano de seguridad policial, desórdenes, incitación a actos criminales, propaganda discriminatoria racial, religiosa u actos obscenos o de comportamiento ofensivo. El propósito perseguido es la denegación de la patentabilidad a cualquier invento cuya explotación comercial sea contraria, por así decirlo, a la ley de policía (v.g.minas antipersonas). Esta no es la interpretación adecuada y actual de órden público. La reducción del artículo 53 a) de la CPE al órden público policial no se compadece con la maduración del concepto actual del órden público económico, constitucional, de cada Estado.

El sistema tributario, sus principios y valores jurídicos,son un elemento integrante del órden público económico: es una actividad política general y pública, que se dirige a la configuración económica del Estado, partiendo del deber de todos de contribuir al gasto público y el derecho a la exigibilidad de los deberes legales tributarios.

El software transformacional relativo a la planificación fiscal o financiera que aspira a la apropiación de uno de los sentidos de los principios y valores que materializa la norma o disposición jurídica podrá encarnarse en idea o juicio de opinión; pero, nunca en monopolio legal de exclusión, porque eso supone convertir el interés común, colectivo, general, del Estado y de los particulares, en dominio singular, privativo, por obra del propio concedente de la titularidad registral. El privilegio al inventor se encarna en privilegio artificioso de la originalidad, cuyo pleno mérito como idea abstracta no compensa en ningún caso su contraste con los principios y valores propios del ordenamiento jurídico tributario y económico. La explotación comercial es la obtención de la patente. Ello se convalida apreciando que la patente en cuanto título representa un activo intangible en el capital intelectual, sea o no objeto de explotación comercial. Dicho valor condensa el valor de la exclusión del titular respecto a terceros.

La patente que solo ofrece solución técnica, el software y la máquina, para la creación de ventajas económicas monopólicas, cuya fuente es la propia habilitación legal, correlativas a los perjuicios al interés fiscal del Estado y el ciudadano colectivo, colisionan con principios elementales de corrección positiva en la aplicación del sistema tributario y financiero.O, en otros términos,la minimización de impuestos no es un valor o principio del órden público jurídico económico y tributario. La patente de la planificación fiscal, de los tax shelters y modelos financieros que la acompañan poseen un claro componente de contraste con el deber general de todos de contribuir al gasto público y la potestad que asiste al Estado para defender su interés fiscal, que es la suma del propio interés público y el interés general, del ciudadano colectivo. En particular,con el mandato de órden público constitucional de perseguir la elusión y evasión fiscal. La lucha contra el fraude fiscal es un mandato constitucional a los poderes públicos en órden al principio de generalidad y tiene un valor de órden público esencial, local e internacional, en la conservación del sistema tributario.

No puede patentarse la planificación fiscal y financiera, primero, porque no hay contribución técnica que la justifique; segundo, porque se trata de apropiación dominical particular de intereses generales, colectivos, públicos; tercero, porque se crea una fuente de titularidad y atribución de renta simplemente por otorgamiento administrativo, en sacrificio del interés general superior que debe inspirar al poder público, al que pertenece el concedente.

4.La ley española de patentes de 1986.

La Ley de Patentes de 11 de marzo de 1986 no considera como invenciones a los métodos matemáticos, los relativos a las actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores. (art.4.2 a),c)).

La exclusión de la patentabilidad opera solo en cuanto el objeto reivindicado comprenda uno de los dichos elementos.O sea, el software o los métodos matemáticos o económicos en cuanto tales.

La ley, siguiendo la directiva de la Convención Europea de Patentes y su aplicación canaliza, indirectamente, la patente del programa informático en la categoría de la invención implementada en ordenador. La tutela de la propiedad industrial no impide, como se vio, la protección acordada al derecho de autor. La doble protección del software se verifica, entonces, cuando forme parte de una patente con otros componentes y, en si misma, por la propiedad intelectual. (TRLPI arts.96.3;3.2.).

El artículo 5 de la LP prohibe como objeto de patente las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al órden público o a las buenas costumbres. El artículo 57 establece que la explotación de una patente no puede ser contraria a la Ley ,la moral, el órden público o la salud pública, y esta supeditada en todo caso a las prohibiciones o limitaciones, temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan en las disposiciones legales.

La jurisprudencia suprema es explícita cuando reserva el órden público a las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la sociedad: principios jurídicos, públicos y privados, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad. (Ss. 5-4-1966,31-12-1970). Entre ellos, la contribución y el derecho a la exigencia de los tributos.

CONCLUSIONES.

Primera. El software de patente transformacional es una protección fuerte de cualquier organización de recursos económicos no solo mercantil y privada, sino también, pública o sin ánimo de lucro, en situaciones de insuficiente tutela por el secreto industrial o el derecho de autor.

Segunda. El software no es patentable como tal, es decir cuando supone instrucciones de rutina a la máquina para la simplificación del cálculo matemático o el almacenamiento de datos.Pero, puede serlo cuando explica y aplica un algoritmo práctico, un resultado útil, concreto, tangible o produzcan efectos prácticos derivados.

Tercera. No son objeto patentables las ideas abstractas, las leyes y fenómenos de la naturaleza o los procesos intelectuales, que pertenecen al acervo de la cultura común y podrían impedir la innovación tecnológica y técnica, si se impide su uso general.

Cuarta. La cuestión de la patente del software ofrece la solución técnica a problemas no técnicos, v.g.de organización; lo cual amplia el criterio tradicional de la patente de soluciones técnicas a problemas técnicos, ordinariamente derivados de la ciencia física, química o de la ingenieria.

Quinta. La patente del software consiente la patentabilidad del(software) método económico de la organización, sea mercantil, pública o sin ánimo de lucro. Esto supone la patentabilidad de supuestos que carecen de efecto modificador de las fuerzas de la naturaleza, suponiendo la solución técnica de otro tipo de problemas: la transformación del modelo de organización, en su conjunto o funcionalmente. La dificultad estriba en la frontera entre el proceso meramente intelectual y aquél método novedoso e inventivo de contenido técnico preciso. El método económico como tal no deja de ser una contribución original susceptible, en su caso, de derecho de autor. Pero, su patente solicita una interferencia técnica, nueva respecto al estado del arte, aplicación industrial o resultado útil o que integre una reivindicación soportada en la máquina, red u ordenador Sexta. El caso Bilski, de 30-10-2008 del Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los EEUU es un giro rotundo sobre los excesos producidos en la patente de software y de software de métodos económicos, incluidos los métodos de planificación fiscal. En efecto, desde Bilski puede sostenerse que no es suficiente la patentabilidad del software por obra de su resultado útil, concreto, tangible. Es necesario que la reivindicación supere las pruebas de transformación o máquina. Esto implica que el proceso debe suponer una transformación de un artículo en un diferente estado o cosa y que sea representativo de objetos físicos o sustancias o que se implemente por medio de una máquina.

Séptima. El caso Bilski acaba con la jurisprudencia vigente desde State Street Bank, 1998, de la aceptación de cualquier clase de patente con resultado práctico, concreto, tangible que llevó al sistema americano a una gradual degradación por cuanto se admitían cualquier tipo de proceso como objeto patentable, aunque fuera de finalidad ridícula, v,g. sistema de reserva de sanitarios o procesos de enseñanza o de aprendizaje de lectura. O, peor, métodos financieros y fiscales presididos por la finalidad fiscal exclusiva o significativa.

Octava. Las Orientaciones de la Oficina Europea de Patentes de 2007 exhiben una mayor amplitud y flexibilidad en la patente de software,pese al fracaso de la propuesta de la Comisión de Directiva sobre invenciones implementadas por ordenador de 2002, puesto que, en la práctica, con especial acento en la exigencia de un efecto técnico suplementario, acepta la patente de software, de método económico, implementadas por máquina.

Novena. La patente del método económico tiene como límite la excepción de órden público y, en particular, su contraste es evidente en materia de contribución al gasto público, puesto que la minimización fiscal a través de la construcción artificiosa de modelos financieros, de planificación y tax shelters conforma un núcleo claro de abuso del derecho.

II.La patente fiscal.

RESUMEN DE LA PARTE II.

La patente fiscal es un subproducto de la patente de software de métodos económicos.Es una habilitación que nace y crece en compañía de los métodos financieros, de gestión de riesgo, tesoreria, financiación, integrando la estrategia de inversión, con el propósito de la minimización fiscal. El escenario es la expansión del mercado financiero global y la aplicación informática al desarrollo de productos financieros. Es el monopolio legal a la interpretación o, como se dice, una suerte de privatización del sentido de la norma. La patente de planificación fiscal (financiera) es contraria a los principios de legalidad, generalidad e igualdad tributaria, una vulneración del órden público económico (moral utility). Su aceptación por la Oficina de Patentes de los EEUU supone un claro estímulo a la construcción de artificios dirigidos a la elusión, elusión intencional (por su publicidad) o evasión. Es la coronación del abuso del derecho. Esto cambia a partir del caso Bilski que retorna a las pruebas clásicas de la innovación tecnológica y técnica como requisito de la invención. La reacción parlamentaria en los EEUU y de la Administración advierten en la patente fiscal un vehículo para reducir, evitar, diferir impuestos. En los proyectos en curso de 2007 de la Cámara de Representantes y del Senado se propone la prohibición como objeto patentable de la planificación fiscal y de las inversiones (o de las patentes de invención) que pretendan finalidad fiscal exclusiva, prevalente o significativa. En términos más amplios, la discusión pone sobre la mesa el pretendido derecho o interés legítimo a la minimización fiscal y, correlativamente, la necesaria compatibilización entre la lógica privada del beneficio y la responsabilidad social corporativa. No hay argumento que justifique la construcción de artificios predeterminados para la elusión, elusión intencional o evasión fiscal, en respeto al cumplimiento del contrato implícito entre la sociedad mercantil y el Estado, la sociedad civil y el mercado. Hay valores jurídicos: corrección, transparencia, integridad que no lo consienten.

5.La patente y la planificación financiera y fiscal.

El programa informático cuyo contenido es la planificación fiscal emerge como un subproducto del método económico, una especificación de la genérica estrategia de inversión de la organización. La patente supone una tutela fuerte, en comparación al secreto industrial y al derecho de autor, basada, en concreto, en la consolidación de una ventaja competitiva en el mercado. Es una forma, en sentido último, de protección del capital intelectual, del intangible acumulado por la organización. La cartera de patentes supone más capital intelectual en cuanto innovación tecnológica o, en si misma, por el valor de exclusión que otorga sobre terceros.

El derecho negativo es un valor de la patente fiscal que beneficia a la propia organización.Por tanto, es de interés profundizar en que ámbito se verifica la ventaja y cual es su alcance.

Primero, la planificación fiscal está relacionada con la estrategia de inversión de nuevos proyectos, productos, bienes o servicios. Es una opción real que informa la decisión del inversor ante situaciones de incertidumbre o inestabilidad, ofreciendo flexibilidad para seguir, abandonar, ampliar. El coste fiscal es una opción más dentro de la colección de opciones que se manejan. La prima de la opción real es la oportunidad de la inversión ,la flexibilidad, ante la incertidumbre del mercado y su traducción significa diferir,minimizar o evadir el impuesto. En cualquier modelo de inversión estratégica se integra la planificación fiscal.

Segundo, el alcance de la planificación fiscal afecta,por definición,el cumplimiento correcto de los deberes tributarios, postulando un interés legítimo del particular a la minimización del impuesto que carece de justificación legítima. Una cosa es no pagar más de lo que se debe y otra, bien distinta, pagar menos de lo que corresponde. La construcción de tax shelters o elaboraciones formales artificiales son muestra de abuso del derecho, de aplicación desviada de la ley con finalidad fiscal exclusiva. No hay planificación fiscal que no sea, para usar una expresión usual, agresiva, porque, en caso contrario, no existiría una industria encargada de su producción y oferta en el mercado. Precisamente, lo que se denomina industria offshore.

La patente fiscal es la suma de la planificación fiscal,su manifestación última, puesto que aspira no tanto a su explotación comercial cuanto a la inmunidad del procedimiento elegido de diferimiento, minimización o evasión de impuesto; inmunidad que, al mismo tiempo, defiende el valor de la opción fiscal elegida en el marco de la opción real de inversión.

La aceptación y difusión de la patente fiscal no es un elemento desconectado del fenómeno de mercantilización de la función pública según criterios de los agentes privados o particulares. La expansión del mercado global de capitales a través de derivados financieros no hubiera sido posible sin el software que los disciplina y diseña. La digitalización estimula el mercado financiero y el recurso a los derivados financieros. El uso de la informática facilita su difusión y transacción puesto que no requiere ni la comprensión de la matemática financiera ni del algoritmo empleado.

La planificación fiscal adherida a los métodos financieros de la organización (de servicios bancarios, financieros, aseguradores) es un efecto de la expansión del mercado de capitales desde los noventa hasta ahora. Aquello que es una opción dentro de una secuencia de opciones reales de inversión válido para la explicación de la estrategia de inversión del conjunto vinculado y los precios de transferencia del intangible, se convierte en un opción conjunta del método financiero, del risk management: la utilidad financiera es inseparable de la ventaja fiscal y viceversa.

La patente fiscal acompaña la protección del método financiero y la del método financiero se exhibe en la planificación fiscal.El último escalòn de la minimización (ilegítima) del impuesto.

No es casual que State Street tuviera como objeto de la patente un resultado concreto, tangible y útil de un software financiero fiscal.

5.1La informática y el capital financiero.

La tésis de Sassen, aquí compartida, es que la explosión del mercado global de capital no hubiera sido factible sin los derivados financieros, de matriz académica –Black-Scholes- y la informática. que permitió facilitar la comercialización de productos complejos y sofisticados haciéndolos accesibles a los inversores,sin necesidad de contar con la plena comprensión o inteligencia de lo que hacían.

La transformación del producto o proceso en software contribuye a la máxima utilización de los derivados financieros sin necesidad de saber matemática financiera o informática. La coexistencia entre la informática y el capital financiero propicia la explosiva expansión del mercado global de capitales.

La innovación técnica financiera-fiscal forma parte de una estrategia de expansión que necesita la protección fuerte de la patente. Esto ya se dijo de una de las primeras y fallidas experiencias protagonizadas directamente por Black-Scholes, los creadores, en Long- Term Capital Management, que culminó en 1998 en profética quiebra financiera y con tax shelters fiscales de por medio. En efecto, como se dijo, LTCM hacia el máximo para ocultar-por miedo a perder las ventajas competitivas- sus estrategias de arbitraje. La causa, según los expertos, no fue el default de los bonos públicos rusos, sino, la gestión del riesgo mediante un software de Risk Aggregation (VaR) que no funcionó correctamente o produjo efectos fuera del control de la organización. La gestión descontrolada del riesgo alimentada por un modelo informático inadecuado.

La patente financiera y fiscal inicia, precisamente, su andadura en el momento simbólico de la desaparición de LTCM. Su herencia se desplaza a las entidades bancarias, financieras, aseguradoras que no solo recuperan la iniciativa, sino que la multiplican al infinito, con las consecuencias que ahora conocemos y, lo que es más importante, emerge un comportamiento público, legal y administrativo, del cual la patente es solo uno de los elementos, que responde a la lógica privada, a los intereses de los agentes del mercado global de capitales, antes que al propio interés público u órden público. La idea, como bien afirma Sassen, es la plena subordinación de la política, de la tecnología informática a la financiarización de los mercados en todo el mundo. No es la innovación tecnógica del software que alimenta la gestión del riesgo financiero; sino, al contrario,l a prevalencia absoluta de los métodos financieros por encima de la mejora informática que les favorece. No obstante, si la protección técnica del software no fuera el vehículo idóneo para conseguir la tutela de los métodos de inversión financiera, siempre queda el resultado práctico, concreto, tangible conseguido mediante la combinación del software y el propio método financiero-fiscal.

La tensión sobre la patente de dicho método es máxima porque implica algo más que una particular idea de solución de un problema práctico , que pudiera corresponder al método económico no financiero ; tratándose de la apropiación privada de un sentido de la ley y la autorización para ejercitarla, en el campo fiscal, en régimen de monopolio legal.

5.2.El software y la planificación fiscal.

La Oficina de Patentes de los EEUU, desde la decisión de State Street reconoce la planificación fiscal, en tanto método económico, por su resultado concreto, tangible, práctico, como objeto de patente. Así, desde 1998 se han concedido 65 patentes y hay más de 110 pendientes de resolución. El ámbito de reconocimiento transita por los derivados financieros, donaciones, planes de pensiones, permutas de activos inmobiliarios, diferimiento de compensaciones usando swaps y opciones, gestión de riesgos para inversiones fiscales eficientes a corto y largo plazo, exenciones y diferimiento de inversiones .

a)El origen:State Street.

Cabe afirmar que desde ese primer caso el método económico y la planificación fiscal iban de consuno, en forma no accesoria, sino significativa.

La primera lectura, entonces, es que difícilmente puede escindirse la planificación fiscal de ciertos métodos económicos, genéricamente de risk management (inversión, de financiación, de tesoreria), unidos por el objetivo par de minimización fiscal.

El objeto de la patente de State Street consistía en un sistema de tratamiento de las informaciones para un servicio financiero común a diversos fondos de pensiones. Cada uno de ellos posee una cartera financiera separada y el interés compartido consiste en agruparlas para ahorro de gastos, beneficios fiscales y economía de escala. En lugar de consituir un único fondo de pensiones, ponen en común sus carteras y gestionan un único paquete de inversión. La asociación requiere un cálculo diario del valor de cartera de cada fondo en singular para establecer los gastos, las ganancias, el valor parcial y los derechos que derivan de la puesta en común de las carteras. El sistema informático ( Hub and Spoke) permite a los fondos individuales(Spokes) de poner sus activos en común en una cartera de inversión(Hub) organizado como una entidad en atribución de rentas(partnership). Los gestores pueden controlar la información financiera y completar la contabilidad para su mantenimiento. Hay un seguimiento diario de los datos de cada cartera y fondo de pensión, de modo que al final del año pueda determinarse con precisión los gastos, ganancias de capita o pérdidas con fines contables y fiscales.

El Tribunal de Apelación sostuvo que:

“Hoy, sostenemos que la transformación de datos, representando cantidades determinadas de dólares, por un máquina a través de de una serie de cálculos matemáticos hasta un precio final compartido, constituye una aplicación práctica de un algoritmo matemático, fórmula o cálculo, porque produce “un resultado útil, concreto, tangible” un precio final compartido momentáneamente fijado para su registro y comunicación y aún con la aceptación de las autoridades reguladoras.”

La patente se apoya en la máquina que posibilita la utilización puntual del tratamiento de las informaciones financieras y fiscales. El cálculo del valor por el ordenador es un efecto concreto y tangible de una invención industrial, útil. La búsqueda de resultados económicos, en sentido general, y fiscales, en sentido específico, abren la puerta a un ámbito desbordante de reivindicaciones de patente que relegan, de hecho, los requisitos exigibles de la invención, en particular la transformación o un particular mecanismo o máquina no obvios, subordinados a la resolución de problemas no técnicos por medios concretos, tangibles, de aplicación industrial o útiles.

La máquina cuya vinculación a la reivindicación aparecía esencial en el inicio, se difumina con el tiempo, puesto que algunas de las patentes no la requieren, basándose en la estructura, técnica o método fiscal en si misma o inclusive proponiendo alternativas de planificación fiscal, sin mención explícita.

Ahora, a partir del caso Bilski puede entenderse que la eligibilidad de la patente no podrá seguir la linea del resultado de State Street.Hay un retorno al rigor de patentabilidad conforme a su contribución por las pruebas de la transformación o máquina.

El método financiero-fiscal no transforma y reduce un artículo a un diferente estado o cosa ni representa objetos físicos o tangibles. Tampoco, la máquina, aunque lo haga más fácil, impide desbordar el resultado que de otra forma sería más laborioso. No hay ningún dato que permita sostener que el ordenador aporta innovación cuando simplemente faculta al almacenamiento o cálculo de los datos.O, mejor dicho, no hay consejo fiscal que no pueda formularse con lápiz y papel, como pasa con cualquier idea, concepto, proceso intelectual. State Street abre las compuertas no solo a cualquier método económico, financiero o fiscal, si no a cualquier expresión de originalidad, abstracta, conceptual, confundida con invención patentable. Es el intento más acusado de desplazamiento desde el derecho de autor a la patente. Cualquier actividad humana, por extravagante que parezca, puede ser patentable.

Asì el ámbito de la patente se amplia ilimitadamente y si la planificación fiscal no transforma ni inventa en su combinación con un ordenador, tampoco lo hacen mil patentes de los más variados objetos que premian la habilidad del redactor de la reivindicación en la presentación del objeto patentable (competent craftsmen), induciendo a la exaltación de la “forma sobre la substancia”(Flook).

State Street banaliza el uso de la invención implementada , limitando su exigencia a que el proceso de datos sea realizado por cualquier clase de ordenador, sin que la gestión de los servicios financieros y fiscales compartidos entre varios suponga ningun resultado tecnológico advertible. La patente de invención se convierte en un imprimatur a cualquier clase de método económico. Nada que no tuviera la posibilidad de realizar un gestor contable con lápiz y papel y una calculadora.

La emergencia de la cuestión fiscal obvia se hace evidente en Sograt (stock option grantor retained annuity trust) que merita la patente en base a prácticas comunes profesionales, prescindiendo de cualquier hipótesis de transformación o máquina para su implementación. Se trata de un vulgar método de tax planning tendente a minimizar la deuda tributaria por la transmisión de valor de opciones sobre acciones de su titular a un miembro de su familia, de cara a sucesiones y donaciones. El titular (grantor) crea un trust irrevocable, manteniendo su derecho a la percepción durante un determinado lapso de tiempo de una cuantía periódica o porcentaje del valor de los activos transferidos al trust. Al final del plazo, los remanentes de activo se distribuyen entre los beneficiarios designados. El titular difiere la deuda tributaria con respecto a la apreciación de los activos del trust. La “invención” consistiría en la asunción de las opciones de acciones para dotar lo que debe percibir el fundador del trust. El ejemplo indica con precisión la incerteza de elevar una opinión común a monopolio legal sobre una interpretación particular de la ley, que, por añadidura ofrece una renta al titular de la patente para la explotación comercial por licencia de un “método de elusión fiscal”.

b).La interpretación jurídica no es apropiable por el particular.

La segunda lectura es que no cualquier método económico puede acceder a la patentabilidad, si no solo aquellos que proponiendo una combinación distinta de cosas o en otro estado o de procesos nuevos y desconocidos, vinculados a una máquina en particular dan ocasión a una actividad inventiva, que no es abstracta o intelectual, y que, en ningún caso puede conceder el monopolio legal de la interpretación jurídica a su titular.

La pregunta que debe formularse es si puede ser objeto de patente, con o sin combinación con máquina, un plan, estrategia o técnica, diseñado para reducir o diferir, eludir, los deberes jurídicos tributarios del contribuyente, mediante la interpretación de una norma. La patente como expresión de un interés legítimo o (inclusive) derecho a la minimización del impuesto.

¿La interpretación del derecho puede ser patentable?.

La interpretación de la norma jurídica está abierta a cualquiera que se acerque a su significado, con absoluta diversidad y pluralidad infinita. El producto de la interpretación pertenece intelectual y mentalmente al que lo consigue y lo manifiesta. Pero, no sería apropiado identificar la pertenencia de una reflexión cognoscitiva o de encauzamiento del propio comportamiento singular con la adquisición de un título dominical, que, al tiempo, excluya a cualquier otro que lleve a la misma reflexión y puede conseguir el producto semejante. Peor, aún, que el producto intelectual resultante pudiera ser fuente de ingresos para su titular, en cualquier condición distinta a la de autor, si lo publica y difunde como expresión original.

La materialización de un derecho negativo de patente fundado en procedimientos de desarrollo de la expresión lingüística de una actividad intelectual, en su estructura o implementada en ordenador, no supone sino la interpretación jurídica de un texto. La significación de los textos normativos no puede entenderse exclusivamente en su modo cognoscitivo como una variable dependiente de la interpretación.Pero, si puede hacerse prevalentemente.

Interpretar, dice Guastini, no es describir, sino decidir la significación de los textos normativos. Esa decisión no es neutral, puesto que depende de los juicios de valor y las preferencias que representa el intérprete. El reconocimiento de la patentabilidad de la valoración del intérprete supone privar de ese significado a todos los demás que la tuvieren o la quieren adoptar o, asimismo, elevar un juicio de valor prejurídico o prepositivo sobre cualquier otro que se postule, sin mediación de la patente.

La privación(la negación a terceros) del significado del texto normativo por obra de la patente no es ni puede ser constitutivo de un título dominical.Básicamente,porque es una idea abstracta,intelectual únicamente posible a partir de la norma jurídica que la autoriza y no solo, sino, también, porque excluye del conocimiento común a todo el universo posible de intérpretes de la norma jurídica, que, en rigor, ejercitan en su relación con el significado de la norma jurídica una conducta idéntica.

La interpretación de la norma jurídica reune la condición de bien público, de uso general y que no puede significar la expulsión de ninguno, sin menoscabo de su aplicación.

La interpretación y los métodos legales de actuación de la norma jurídica son ideas sometidas a diversas expresiones, procesos intelectuales que solo desde la pluralidad pueden reunir una solución única y predeterminada para el problema que aspiran resolver. Y, en cuanto a la planificación fiscal, es de rechazo obvio que la solución no puede generar exclusión para los demás. Y, eventualmente, renta diferencial para los titulares de la patente. No solo se rompe el deber de generalidad de contribuir al gasto público, si no, además, el propio principio de legalidad. En efecto, la patente fiscal significa condicionar la potestad de la creación tributaria por parte del legislador, ofreciendo una suerte de control y dominio al titular sobre su alcance.

Asimismo, se afecta el principio de igualdad tributaria porque al fragmentarse el deber de todos de contribuir al gasto público emergen diferencias de tratamiento en situaciones pares que adolecen de otra justificación que la patente.

Una doctrina sostiene que los métodos legales no son invenciones porque emplean o explotan “leyes de los hombres”, derecho positivo, y no leyes de la naturaleza para originar un resultado útil. Una estrategia fiscal, por ejemplo, recurre a las normas tributarias para minimizar la obligación tributaria. Son innovaciones que no pueden calificarse como inventos. Hay valores jurídicos que, incluso la patente, no puede traspasar.

El contraste, en cualquier caso, no es entre la norma jurídica aplicable y las leyes de la naturaleza, porque, con el mismo criterio, cualquier tipo de patente implica leyes de variada naturaleza y modifican su actuación. El problema, en mi opinión, es que si se confronta el derecho con la naturaleza retornamos a la negación de patente a las innovaciones que no implican la utilización de las fuerzas de la naturaleza.En primer lugar, el software. Por eso, es más convincente establecer que el software de la planificación fiscal no es patentable, ya que es un puro proceso intelectual e ideológico, porque eso es lo que supone la actividad de interpretación.

La creación intelectual original, inclusive en la promoción pública de nuevas corrientes de opinión tienen su ámbito de protección en el derecho de autor o, si son reservadas, en el secreto industrial.

El punto delicado, no obstante, es la frontera entre el método económico y el método legal, entre el resultado útil de una solución técnica para un problema que no lo es, en el sentido tradicional, y la interpretación jurídica.

Es probable que la respuesta se halle en el concepto de novedad, como requisito ineludible de patentabilidad, y obviedad. El estado de la técnica no técnica, en una palabra, distingue si hay en la invención alguna contribución específica suplementaria del método económico, y destruye la novedad si es accesible al público. Pero, si esto puede servir al método económico, no sería necesario en cuanto al método legal: la novedad interpretativa no permite a su creador más protección, y es mucha, que la que derivaría de la obra de su autoria original.

El segundo punto, la obviedad, es más ambiguo. El software de única ocasión no parece la regla, sino su acumulación y eslabonamiento a lo largo de aportaciones distintas, La admisión de patentes de procesos rutinarios o triviales es uno de los elementos críticos que más se acentuan respecto a los métodos económicos y legales. O sea, otorgar derechos de exclusión, partiendo de conocimientos adquiridos y experiencias previas. La patente obvia es uno de los principales cuestionamientos a su reconocimiento administrativo.

“Si se concede la protección de patentes a los avances que pueden ocurrir en el curso ordinario sin innovación real se retrasa el progreso y puede, en el caso de patentes que combinan elementos conocidos previamente, despojar las invenciones anteriores de su valor o utilidad.

Los métodos económicos y legales pueden fácilmente incurrir en obviedad conforme al estado de la técnica si cualquier experto puede inferir que son métodos conocidos y con resultados predecibles o usan técnicas conocidas para mejorar métodos o productos en la misma manera o provocan variaciones periféricas o incidentales de lo que ya se sabe.

c)A la planificación fiscal por el método financiero.

Pueden existir métodos económicos que sean portadores de novedad y de aptitud inventiva; pero, en esta tercer lectura, no cabe duda que los métodos financieros, de inversión, de tesoreria de risk management no persiguen otros efectos que el diseño específico de beneficios para los clientes usualmente acompañados por el beneficio fiscal (tax shelters). Por tanto, no hay planificación fiscal sin método financiero y, a la inversa, no hay método financiero, sin planificación fiscal. Son métodos para la planificación fiscal; que no planificación fiscal para la inversión.

Los métodos económicos patentables, en la experiencia americana, se concentran en los procesos de gestión operativa de la organización: rediseño, reingeniería, mejora de sus etapas críticas, en particular, desarrollo de relaciones con los proveedores, producción de bienes y servicios, distribución y entrega de bienes y servicios a los clientes y, finalmente, gestión de los riesgos. Este último de los aspectos de la gestión es el que se ha prestado a la patente de invención de servicios financieros, de seguros, derivados financieros, compensación mediante opciones, acreditando, por un lado, la prevalencia de las empresas de sesgo financiero y de inversión y, por otro, la conexión entre producto financiero y minimización fiscal.

La gestión del riesgo financiero alimenta hasta ahora la planificación fiscal. Y esto es absolutamente necesario porque la minimización de impuestos es un presupuesto del risk management: “Las organizaciones que afrontan un impuesto diferenciado sobre la renta tienen un incentivo a suavizar sus beneficios, haciendo un uso máximo de los tipos de gravamen más bajos sobre niveles inferiores de renta…Finalmente, si la gestión del riesgo reduce el riesgo total sobre la empresa, la compañía puede aumentar su capacidad de endeudamiento y aprovechar la deducción fiscal del pago de intereses.”

La organización financiera del riesgo es, además, un problema de organización fiscal. El producto patentable debe reunir un resultado útil, concreto, tangible de maximización de beneficios y de minimización fiscal. La patente es un vehículo de abuso del derecho y de la industria de tax shelters.

La pura lógica del mercado no puede facilitar la patente del beneficio(s) perseguido. Esto sí que no tiene justificación alguna. No puede adjudicarse un monopolio legal y el derecho negativo de exclusión sin otra innovación predicable que la de conseguir beneficio o ventaja fiscal o ambas. O, peor aún, convirtiendo la concesión de la patente en fuente de retornos en si misma por la mera concesión. Precisamente, no es casual que la financiarización de la inversión y la ingenieria financiera, traducida en las opciones, derivados, colateralización de garantías, aludan a una gestión desprejuiciada del riesgo, cuyo impacto estamos sufriendo. No hubo contribución técnica ni novedad sino una operación de patente como forma y fuente de maximizar el beneficio como resultado determinante, sea por medios estrictamente financieros, plegando, la interpretación de la norma a su propósito o buscando en la patente una inversión de preservación de contigencias fiscales ante terceros.

Los modelos matemáticos informáticos financieros, que han demostrado ser una amenaza en si mismos, como indica la crisis financiera actual a la que han sostenido e impulsado, no pueden afirmarse como capital intangible si resultan portadores de efectos lesivos en la sociedad y para los agentes económicos,que no pueden dirigirlos. La ingenieria financiera es fiscal y viceversa y en ambos casos no pueden confrontarse con el ordenamiento jurídico, sea por falta de transparencia o responsabilidad social corporativa o, tampoco, convirtiendo su concepto en garantía dominical protegida por el legislador o la administración. Los efectos negativos de los productos financieros en combinación con la estadística y la informática deben ser objeto de exámen y escrutinio en los agentes económicos que en su autonomía los adoptan; pero, en ningún caso,pueden contar con la anuencia pública para su aplicación, porque desborda un instrumento limitado convirtiéndole en vehículos de fraude: financiero y fiscal.

La patente fiscal es la coronación del abuso del derecho, el reconocimiento de un derecho intencionado al no pago o al mínimo pago de los deberes tributarios. El método financiero pretende construcciones artificiales con finalidad fiscal exclusiva mediante la promoción de operaciones que sin la ventaja fiscal no llegarían a realizarse. Es un vehículo de elusión fiscal intencional, una forma distinta de llegar a la minimización por via de la publicación, que no de la ocultación. La paradoja es que el Estado recoja su habilitación propietaria en perjuicio de su interés fiscal.

d)La planificación fiscal y financiera no es objeto patentable.

En cuarto término, la gestión del riesgo financiero, en general, supone resultados concretos y tangibles inciertos, aleatorios, impredecibles, exactamente lo contrario de un resultado de su aplicación industrial, previsible, reiterada, reproducible. La patente se convierte en la legitimación de un mecanismo de apuestas, sin otro justificativo que la minimización fiscal (pérdidas, exceso de deuda sobre capital para la deducción de gastos financieros o desplazamiento de beneficios a territorios de baja o nula fiscalidad).

La patente del método financiero y de la planificación fiscal aprueba un pretendido derecho a la minimización fiscal. Es irrelevante el argumento que sostiene que la atribución de la patente no autoriza su uso en el mercado, que corresponde a otras leyes y sujetos distintos que la Oficina de Patentes, por lo que no puede impedirse o bloquearse la autorización en base a su potencial finalidad ilícita o dañosa al interés público. No es lo mismo ofrecer un producto sin patente de vocación fiscal minimizadora que el mismo producto con patente. La patente de invención induce al engaño de los otros, porque presupone, en lenguaje claro, un reconocimiento de su carácter legal. No parece, en este caso, confrontable la distinción entre el derecho(negativo) de exclusión que señala la patente con el derecho positivo a su explotación comercial, que puede depender de otros factores, v.g.una patente farmacéutica exige la aprobación de su comercio por otros agentes del sector público.La patente fiscal, en si misma, confiere un derecho prohibido, aunque no sea susceptible de uso, porque representa la dirección opuesta a valores y principios superiores del ordenamiento jurídico.

La protección fuerte se convierte en sobreprotección cuando la patente de invención renuncia a algunos de sus fundamentos claros; sin perjuicio, que, la contemporización con las nuevas tecnologías e intangibles de la información trascienden el criterio estricto de industria y, presumiblemente,de novedad y aptitud inventiva. En otras palabras,hay invenciones que no se compadecen con las conclusiones de la innovación industrial de otros siglos; aun cuando bien es cierto que, tampoco, los parámetros actuales están definidamente configurados. Lo que si parece es que hay motivos suficientes para la exclusión de la patente de los métodos financieros y legales, pero no solo por su absoluta irrelevancia en el dominio tecnológico, sino porque, queda ahora demostrado, que hay temas, como la relación entre la planificación fiscal y el método de hacer negocios de carácter financiero que terminan siendo una cuestión de órden público económico –la minimización de impuestos- y de responsabilidad social corporativa.

Los modelos financieros y legales tendentes a la opacidad y a la minimización de impuestos no merecen una prima a la innovación, sino, probablemente, todo lo contrario.

La teoria de las opciones reales, que en origen se basa en el modelo de opciones financieras de Fischer Black y Mirón Scholes de 1973 explica el núcleo de la decisión o determinación de invertir y adaptar o ajustar discrecionalmente su programa conforme a la incertidumbre que le rodeen o a las circunstancias favorables o desfavorables que se suscitan.Este derecho al cambio,la prima, implica un valor económico: invertir, abandonar, diferir, etcétera. Pero, como su modelo de derivado financiero,la opción real sostiene la matematización del riesgo en el tiempo y esto es virtualmente impredecible, excepcional y oportunístico, condicionada por la evolución del futuro.

Por eso no es aceptable la defensa de la patente de los procesos abstractos, intelectuales de los métodos económicos en general y de los métodos financieros en particular, utilizando el ejemplo del modelo Black-Scholes, cuya aplicación podría generar una patente para un método nuevo y útil. Precisamente, el ejemplo es desacertado porque el modelo es puramente matemático y su aplicación industrial no lo modifica ni lo altera. El modelo es y será un una ecuación matemática, una expresión abstracta que nunca abandona su carácter.

La gestión del riesgo y la decisión por via de las opciones reales o financieras puede aspirar a informar y asegurar los procedimientos de dirección de una organización; pero, no se compadecen con la interferencia básica de naturaleza técnica de la patentabilidad porque, como tal, es el resultado de un puro conocimiento abstracto e intelectual. La gran innovación, no obstante, es la adopción por el mercado financiero global de su modelo para impulsar la creación masiva de vehículos de planificación y minimización fiscal. El valor de mercado no convalida ni su patentabilidad ni, en el fondo, la libre aceptación de sus fines y consecuencias.

Finalmente, la decisión de inversión es una opcion real no patentable.Y ello porque, por definición, es un derecho de contenido intelectual que expresa una prima por la oportunidad de la inversión esencialmente flexible y cambiante ante la incertidumbre del mercado.

La delicada frontera entre método económico portador de innovación tecnológica e idea abstracta no puede traspasarse, so pena de convertir en patentable cualquier actividad humana, como se dice en in re Ferguson, relativo a un método intelectual de marketing, todo sería patentable:caminar por la calle, cantar una canción, negociar la paz en el Medio Oriente, diseñar contratos: ” Sin una adecuada aplicación de la excepción de “la idea abstracta” los procesos abstractos legales y financieros que producen resultados conceptuales deberían ser patentables”

Esto significa que, de entrada, los métodos financieros y fiscales no pueden patentarse; pero, además, en cada reivindicación de un método económico –funcional, marketing, producción- debe perfilarse con atención que no suponga identificar derecho de autor por la originalidad, con la patente de ideas, sin perceptible contribución tecnológica respecto a la experiencia previa. Es evidente que el estímulo de la patente fiscal, para comenzar, es redundante, innecesario, un incentivo fuera de lugar que, además, quiebra principios generales de órden público económico: el deber general de todos de contribuir al gasto público en condiciones de igualdad, legitimando, de algún modo, un pretendido derecho a la minimización de impuestos que no tiene cabida en un sistema tributario que se apoya en el principio de legalidad.

5.3.La planificación fiscal.

5.3.1.Reform Patent Act de la Cámara de Representantes de los EEUU de 2007.

La confianza en el sistema tributario aparece deteriorada por la expedición de numerosas patentes fiscales de dudosa legitimidad y validez y, peor aún, porque difunden en el contribuyente la simetría errónea del deber de contribuir al gasto público y el correlativo derecho a la minimización del impuesto. Algo así como que el tributo está presidido por la autorregulación, cada uno contribuye en lo que desea y cuando lo desea;y su cumplimiento deriva de la libertad de (voluntaria)autonomía del ciudadano. La patente surge como el efecto inesperado de la creación voluntaria del propio deber fiscal, mediante la legitimación de procedimientos técnicos para eludir, eludir intencionalmente o evadir la ley. Así tiene razón quien vincula esta etapa al desarrollo de una “norma de minimización fiscal subyacente, que tiene relación directa con la construcción de tax shelters” y la expansión de la industria offshore.

Al momento actual hay un fuerte movimiento en los EEUU para prohibir las patentes de planificación fiscal, porque afectan el interés fiscal, facilitan medios para excluir del dominio público el cumplimiento de las obligaciones legales y producen un daño perdurable en el sistema tributario.

¿Cuáles son los argumentos en que se apoya el Parlamento?.

Primero, el conflicto con el interés fiscal del Estado. La mayor parte de las patentes de estrategias tributarias tienen por finalidad la minimización del impuesto.

Segundo, a garantía de un monopolio legal y la presunción de validez que implica es contradictorio con la función recaudatoria del Estado y cuestiona la legitimidad de tales patentes.

Tercero, la patente fiscal obstaculiza el cumplimiento de las leyes, por cuanto esos métodos no pueden practicarse por el contribuyente sin permiso de su titular.Esto mina la confianza en la ley y en la uniformidad de la política fiscal.

Cuarto, la patente se convierte en un elemento importante del paisaje fiscal,alentando comportamientos secretos y menos cooperativos.

Finalmente, la patente fiscal,en la linea del ADPIC vulnera el órden público, por via de la privatización de la política fiscal y el cumplimiento de la ley.

La Section 10 del proyecto de ley de reforma de la patente establece que no puede obtenerse una patente para un método de planificación fiscal. La enmienda afecta la Section 101 de las invenciones patentables. Por tanto,con carácter general y taxativo se declara la no patentabilidad de los métodos de planificación fiscal.

El método de planificación fiscal es cualquier plan,estrategia,técnica o esquema que es diseñado para reducir, minimizar o diferir la obligación tributaria del contribuyente o tiene ese efecto. La definición excluye el software, que podría ser patentable, de preparación fiscal u otros instrumentos utilizados exclusivamente para realizar o formular modelos de cálculo matemático o preparar la declaración tributaria.

El concepto de planificación fiscal, cuya patente se prohibe según explica el informe parlamentario que lo justifica, se refiere a:

-Patentes cuyo objeto son estrategias para reducir las obligaciones tributarias.

-Patentes cuyo objeto son estrategias de inversión, en la medida que la dicha patente reivindica la ocultación de la renta de la obligación legal.

-Patentes cuyo objeto son estrategias dirigidas a la maximización de beneficios,en la medida que la patente reivindica la minimización de impuestos sobre tales beneficios.

El método de planificación fiscal no incluye el software para la ayuda en la determinación o estimación de la obligación tributaria y los métodos económicos, incluyendo estrategias de inversión, en la medida en que no contemplan métodos de planificación fiscal.

La referencia es a cualquier clase de contribuyente y de tributo, a excepción de tributos extranjeros.

Finalmente, se contempla una cláusula de salvaguardia del propio proyecto de reforma en cuya virtud, la ley aprobada no significa en ningún caso convalidar las patentes fiscales expedidas con anterioridad a su entrada en vigor.

El concepto de planificación fiscal que se deduce es cualquier clase de consejo,instrucción,asesoria tributaria que tenga por finalidad la reducción, minimización o diferimiento de la obligación tributaria que legalmente corresponde o que, aún cuando no sea esa su finalidad explícita produzca efectos análogos.

La planificación fiscal es el vehículo para minimizar la carga tributaria de otra manera debida, sirve para ocultar renta o para maximizar los beneficios por la vía simultánea de la disminución de impuestos: el beneficio del inversor no lo sería si no fuera por el aprovechamiento del beneficio fiscal pretendido.

La planificación fiscal se identifica como instrumento de abuso del derecho en fraude de ley y en sentido estricto, comprendiendo cualquier procedimiento de elusión, evasión o inclusive elusión fiscal intencional.

Las únicas excepciones atienden el software auxiliar de la asistencia tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sea en su estimación o cálculo de la deuda tributaria y las patentes de métodos económicos.

En el proyecto se preservan las estrategias de inversión que no demandan planificación fiscal. Es evidente que la linea de demarcación es borrosa, puesto que las opciones de inversión incluyen, normalmente, la opción fiscal, para su decisión. Pareciera admitirse que puede existir un concepto de planificación fiscal que, no obstante no ser patentable, pudiera ser compatible con la patente de la inversión.Una de las dos:la prohibición se refiere exclusivamente a la patente de planificación fiscal, salvando cualquier otra finalidad del método económico o, hay métodos de inversión que nunca pueden escindirse de su finalidad fiscal. El Informe parece preservar una hipótesis de estrategia de inversión que no requiere de la opción fiscal.Es un error de definición. O, mejor dicho, un estímulo al fraude de ley para el “artesano competente” en la descripción de la solicitud de patente. Lo que se conoce como la “doctrina de las palabras mágicas”, para eludir y evitar la prohibición legal. .Todo lo que supone estrategia de inversión es indisociable de la planificación fiscal y viceversa. Nada induce a suponer que la inversión no persiga la minimización de impuestos y, al contrario, ésta integra la estrategia de la inversión.

5.3.2.Stop Tax Haven Act del Senado de los EEUU de 2007.

Las propuestas conocidas como “Stop Tax Haven Abuse Act” prohibe la emisión de las patentes de invención en general, y no solo de planificación fiscal, cuando su propósito es minimizar, eludir, diferir o afectar de cualquier otra manera, las obligaciones por impuestos nacionales o impuestos extranjeros.(Section 303 del T.III- Combating tax shelters promoters.).

El fundamento de la prohibición de cualquier clase de patente tendente a la minimización fiscal se basa en los siguientes argumentos:

Primero, las patentes pueden servir a inescrupulosos promotores de tax shelters para conseguir una pátina de legalidad ante la Administración tributaria, como si dispusieran de un apoyo público a su método.

Segundo, las patentes pueden cubrir claros e ilegales tax shelters y permanecer por años proporcionando rentas a los malhechores, mientras la Administración combate judicialmente a los promotores. Aunque los tribunales les declaren ilegales los métodos pueden continuar en el mercado, creando confusión entre los usuarios y proporcionando más ingresos a sus titulares.

Tercero, la patente proporciona un peaje a su titular que aprovecha una ventaja legal en su propio beneficio,impidiendo su utilización, si no hay previo pago, a los otros contribuyentes con igual derecho a su aprovechamiento.O.inclusive,la patente puede servir para que la empresa titular rehuse a terceros su aplicación,en órden a disponer de una ventaja competitiva en el mercado, por la disminución de costes conseguida.

“Lo último que se necesita es un incentivo adicional para tax shelters agresivos.”

La finalidad de la prohibición general de patentes dirigidas a la minimización fiscal tiene como objetivo preciso dificultar los escondites fiscales abusivos, cuyo concepto, en palabras de los Senadores Levin, Coleman,Obama, son las complejas operaciones promovidas para obtener beneficios fiscales no previstos por la norma fiscal.Todos ellos con una característica común: son construcciones artificiales que no tienen otra razon de ser que la elusión y evasión y a lo cual sirven las patentes fiscales.Vale la pena destacar que en esta propuesta aparecen estrechamente conectados los criterios de planificación

fiscal, tax shelters e industria offshore,que predispone los instrumentos jurídicos y financieros para la minimización fiscal.

A diferencia de la propuesta de la Reform Patent Act 2007; este conjunto de enmiendas tiene un propósito expreso de prohibición de los instrumentos usuales que sirven para la minimización fiscal.Entre otros, las patentes de invención. Su amplio espectro demanda la prohibición de cualquier tipo de patente de invención, designe o no entre sus reivindicaciones la estrategia de inversión o fiscal, que, no obstante,pretenda minimizar, eludir, diferir o afectar de cualquier otra manera el cumplimiento de los deberes legales por impuestos nacionales o impuestos extranjeros.

Cualquier medio utilizado para la minimización del impuesto, objetivamente, por sus efectos, o subjetivamente, por su finalidad, implica planificación fiscal, en cualquiera de sus manifestaciones formales: técnicas, estructuras, esquemas o materiales, según los hechos que les sustentan. Lo que se impugna es la patente de invención del software de métodos económicos, mediante máquina o sin ella, que concrete abuso del derecho.

De la comparación entre ambos proyectos de ley resulta que la prohibición no se agota en la explìcita reivindicación mediante la planificación fiscal de menos impuestos o más beneficios a costa de menos impuestos; si no que la prohibición puede perfeccionarse desde cualquier demanda de método económico o financiero que potencial o efectivamente produzca efectos semejantes. En estas condiciones no hay excepción alguna para ninguna clase de método económico, en particular para discriminar entre los que pueden aquilatarse como correctos y otros que se califican de agresivos. La finalidad fiscal exclusiva de la patente y la artificialidad de la operación desprovista de otro propósito que la elusión, elusión intencional o evasión tributaria son los presupuestos de la prohibición de cualquier clase de patente de invención que lo intenten.

Pero, además, su ámbito de aplicación incorpora el supuesto genéral de elusión tributaria que, en el contexto de las propuestas, no puede tener otro significado que el de elusión intencional y la evasión pura y dura. La patente es expresión de abuso del derecho y por eso se halla dentro del título dedicado a impedir operaciones mediante abuso de tax shelters..

Finalmente, las patentes prohibidas resultan tanto cuando afectan los impuestos nacionales como los tributos extranjeros.

La patente de invención, que no la planificación fiscal, es el instrumento prohibido de encauzamiento de la elusión, elusión intencional(el propio proceso de patentabilidad)o evasión.

5.4.El deber de información de operaciones patentadas.

El Tesoro y el Internal Revenue Service propone una nueva regulación a la categoría de operaciones sometidas a deber de información (reportable transactions) conforme a las Sections 6011 y 6111 del Internal Revenue Code. A señalar la incorporación de las operaciones patentadas entre las que quedan obligadas a revelación y comunicación.

Por un lado, se explica, que el fundamento está en la preocupación que la patente del consejo fiscal o de las estrategias fiscales tienen un “potencial de elusión fiscal”. Por otro, porque la patente podría dar lugar a confusión, entendiéndose que goza de la aprobación de la Administración tributaria,impidiendo sus esfuerzos para la obtención de la información relativa a las operaciones elusivas.

Cualquier contribuyente que participe en una operación sujeta al deber de información debe facilitar sus extremos mediante escrito, revelando su contenido, en particular los elementos de hecho de cualquier inversión,entidad,plan o acuerdo, incluyendo las etapas realizadas como parte del plan.

La categoría de reportable transactions comprende:

-Operaciones relacionadas (listed transactions), que comprende a las que son iguales o similares a algún tipo de operación que se hubiera hecho público su carácter finalizado a la elusión fiscal, por anuncio, reglamento u otra forma de guia pública de la Administración.

-Operaciones confidenciales(confidential transactions), referida a una transacción ofrecida al contribuyente bajo condiciones de confidencialidad exigidas por el prestador que impiden u obstaculizan su revelación y por la que paga al consultor una tarifa o precio mínimo.

-Operaciones bajo protección contractual(transactions with contractual protection) relativas a aquellos contratos en los que se pacta un reembolso del precio o tarifa pagado si no se consiguen los efectos fiscales pretendidos o cuyo precio o tarifa está condicionado al buen fin de la operación, esto es, conseguir los beneficios fiscales.

-Operaciones de pérdidas(loss transactions), conforme a la Sec.165 I.R.C.

-Operaciones de interés, se trata de transacciones en las que la Administración tiene signos de elusión o evasión fiscal, pero que en ausencia de información no puede materializar su convicción. Esta clase de operaciones puede conducir a que alimenten las operaciones relacionadas o una nueva clase de operación sujeta al deber de información.

LaSection 6662 del IRC establece las sanciones por el incumplimiento de las operaciones sujetas a información, sentando en general, excepto para las operaciones relacionadas, donde se presupone, el criterio inspirador del propósito significativo de elusión o evasión. Así, las operaciones relacionadas soportan una sanción por incumplimiento del 20 al 30 por ciento y para las restantes será igual si se acredita su finalidad fiscal exclusiva o prevalente de elusión o evasión.

La novedad es la incorporación a la categoría, de las operaciones patentadas.

5.4.1.Las operaciones patentadas.

La operación patentada es una transacción en cuya virtud el contribuyente paga,directa o indirectamente, un precio o tarifa en cualquier cuantía al titular de la patente o su agente por el derecho legal al uso del método de planificación fiscal, que sabe o tiene motivos para saber que es el contenido de la patente. Asimismo, es la transacción por la cual el titular de la patente o su agente tiene el derecho al cobro de otra persona por el uso del método de planificación fiscal.

No se incluyen las patentes de los cálculos matemáticos o la asistencia mecánica para la preparación de las declaraciones.

Un contribuyente participa en una operación patentada siempre que obtenga un beneficio fiscal revelado en su declaración, incluida la deducción por el precio o tarifa pagado. De igual modo, el titular de la patente o su agente participan refleja en su declaración el beneficio fiscal conseguido, incluido la deducción por los gastos que supone su obtención como patente.

El concepto de método de planificación fiscal significa cualquier plan, estrategia, técnica o estructura cuyo diseño afecta el impuesto federal sobre la renta, patrimonio, donaciones, la transmisión de activos financieros o inmobiliarios mediante salto de generación, empleo o accisas. Queda excluido el software de preparación fiscal.

La versión de planificación fiscal adoptada por la Administración evita la remisión a comportamientos específicos que producen efectos particulares en la aplicación de los impuestos. Así, el método no describe la reducción, minimización, diferimiento o elusión como finalidades expresas del proyecto y, tampoco, reenvia a efectos similares que pueden verificarse.

La expresión “designed to affect…taxes” se presta a diversas interpretaciones.

Por una parte, quienes sostienen que no está claro si la disposición se orienta a la intención subjetiva del inventor al diseñar el proceso de patente o a la naturaleza objetiva del proceso patentado en si mismo. Por otra, la posición que en la interpretación combinada del texto y contexto señala que no puede prescindirse de la intencionalidad del inventor.

La comparación inmediata es con el proyecto de ley Stop Tax Haven Abuse , Sec.303, en la que aparece como objeto cualquier patente de invención que no solo persiga determinados efectos particulares,si no que pueda afectar de cualquier manera los impuestos federales, estatales, locales y extranjeros. Los efectos sobre los impuestos se producen en un marco de control y restricción de comportamientos abusivos, por obra de elusión, elusión intencional o evasión. No parece que la Administración haya preferido un criterio objetivo o, al menos, no exclusivamente.Obviamente, la inclusión de las operaciones patentadas en la categoría de operaciones sujetas a deber de información indica que hay una dirección orientada en contra de las patentes fiscales como medio de elusión o evasión fiscal.

La sugerencia de algunos es la de modificar la frase “diseñado para afectar” en la definición del método de planificación fiscal con algo así como”cuya utilidad es más que incidentalmente derivada de sus efectos esperados sobre..”; con el doble propósito de excluir inventos que tienen un efecto irrisorio o mínimo sobre los impuestos y revalorizar el criterio objetivo.

“La utilidad de un plan, estrategia, técnica o estructura debería considerarse más que incidentalmente derivada desde su esperado efecto fiscal, si el plan, estrategia, estructura o técnica, en su conjunto, no sería operativo en ausencia del efecto fiscal esperado.”

El argumento de fondo es que debiera separarse aquellos métodos económicos que tienen un componente fiscal insignificante que no determina la utilidad de la patente; respecto a los que no pueden implementarse sin el componente fiscal.

La verdad es que no es persuasivo sostener la significación o insignificancia del componente fiscal como elemento objetivo de determinación del proceso de la patente fiscal. En otros términos, es un modo elegante de su legitimación, como si la experiencia recogida no hubiera existido.

Primero, porque siempre está presente la construcción artificial de tax shelters y por tanto la significación del componente fiscal se da por descontada. No parece razonable la patente de un método financiero o fiscal donde sea irrelevante la finalidad de aprovechamiento buscado de los beneficios fiscales .

Segundo, porque literalmente se trata de métodos de planificación fiscal que, en general, afectan desde su proyecto la aplicación de los tributos. Esto no supone otra cosa que perjuicio al interés fiscal con principal intención subjetiva puesto que, en otro caso, no se requeriría el instrumental destinado a perseguir el beneficio fiscal.

Tercero, porque no están en cuestión los métodos económicos cuyo contenido y finalidad no es prevalente o exclusivamente fiscal; si no aquellos que no se patentarían si no fueran esos sus propósitos.

Los efectos de las patentes de planificación fiscal preocupan a la Administración por su contribución a la elusión y evasión fiscal. Por eso, se las cataloga como operaciones obligadas de información. No hay en la disciplina ningún espacio para otras transacciones que, desde su inicio, se deben revelar salvo porque identifican transacciones con potencialidad elusiva o evasiva.

En suma, es un ejemplo claro de elusión intencional y no objetiva:la patente de planificación fiscal vulnera la realidad jurídica efectiva mediante un proceso complejo tendente al resultado final. Es un comportamiento desprovisto de otra finalidad que la fiscal y cuyo beneficio no existe si no es por obra de la concesión de la patente. Es la conducta intencional y pública dirigida a la ventaja fiscal mediante la construcción artificial mediante el proceso de patente de una idea, un concepto, un compuesto intelectual, abstracto, que no supera la exigencia de contribución técnica propia de la actividad inventiva.

6.La doctrina de la utilidad moral y la minimización del impuesto.

Una amplia corriente de opinión sostiene que la Oficina de Patentes no puede rechazar en los EEUU una reivindicación de patente porque actue en contra del principio de política pública, de órden público. Así, una patente no provee una licencia al titular para practicar su invención, sino que garantiza el derecho de exclusión de otros del derecho de hacerlo.

Esto es incompatible con los propios fundamentos expuestos en la Reform Patent Act,H.R.1908, en la que se advierte que la patente fiscal puede ser opuesta a la política fiscal y, por lo tanto,” ofender el órden público. Asimismo, f rustra la acción regulatoria dirigida a disminuir los incentivos económicos mediante el empleo de artificios fiscales. La patente de estrategia fiscal puede cambiar y sobrecargar la práctica de la ley tributaria. Esta, puede sujetar el cumplimiento de la ley tributaria de los EEUU a la disciplina privada y licencias.En breve, puede privatizar la política pública y el cumplimiento de la ley.”.

El sistema de patentes no puede ser un compartimento estanco dentro del sistema jurídico. Al igual que cualquier otra de sus ramas o partes está vinculada no solo por las normas fundamentales sino, además, por los valores y principios jurídicos que le inspiran. En consecuencia, el método de planificación fiscal que persiguiendo la minimización del impuesto reivindica la patente de invención afecta en términos subjetivos y objetivos el deber de todos de contribuir al gasto público en condiciones de igualdad, conforme a la ley;convirtiendo el riesgo de cada uno en conducta legítima de algunos.

Es obvio que el particular puede, a su riesgo y ventura, ordenar su comportamiento fiscal en el modo que crea más oportuno, inclusive, usando cualquier medio de elusión o evasión fiscal que se le ocurre; pero, afrontando, la responsabilidad derivada de sus actos o hechos. Lo que resulta inadmisible es contemplar el concepto de planificación fiscal como un momento de ejercicio de un derecho, interés legítimo o expectativa de derecho a la minimización del propio impuesto.Y, menos aún, que se conceda la patente, en su caso, para su aplicación. Este y no otro es el sentido de la expresión del juez Learned Hand en un caso histórico: Gregory v. Helvering: cada uno puede ordenar sus negocios en forma tal que sus impuestos sean los menores posibles; teniendo presente, no obstante, que la sentencia condena las operaciones que se realizan con el propósito único de escapar al impuesto.

El impuesto mínimo perseguible por el contribuyente no equivale a la minimización del impuesto,como medio de circunvenir objetiva y/o intencionalmente la actuación de la ley tributaria. La patente de la planificación fiscal es la entronización de un cierto criterio legitimador de la minimización del impuesto,de la construcción de tax shelters, del estímulo a la industria offshore. No hay duda que su actuación perturba el órden público económico y los valores y principios de corrección tributaria:legalidad, capacidad económica e igualdad.

La gestión del riesgo fiscal por la empresa no puede, aunque lo sea, entronizarse como medio de obtención de competencia en el mercado. Con ese criterio, la minimización fiscal elige el territorio de nula o mínima fiscalidad como paradigma de su sistema de gobierno.En realidad, la gestión del riesgo fiscal, que integra cualquier decisión de inversión o desinversión de la organización debe alinearse con el legislador, cualquiera que sea la posición en el mercado, presuponiendo que la competencia tiene un problema igual.Y, por lo tanto, la responsabilidad corporativa se manifiesta en esa adecuación a la norma jurídica. Pero, no solo fiscal, sino, también, laboral, ambiental, competencia leal, de consumo. Si fuera legítimo minimizar el impuesto, ¿por qué no contaminar, explotar el trabajo infantil, incurrir en competencia desleal, perjudicar al consumidor?.

La gestión del riesgo fiscal no es distinta que la gestión de cualquier riesgo asumido por la empresa. La única diferencia, en todo caso, es que el efecto de la minimización afecta al Estado en su interés fiscal; a los demás contribuyentes en la distribución de la carga del impuesto y, también, a los terceros en el mercado, por virtud de reducción artificiosa de los costes que supone la elusión o evasión. No se trata de condenar una conducta ética o moral; sino la alteración de las reglas de juego institucionales en el mercado,en la sociedad civil y respecto al deber público de contribuir.

La economía de mercado no preexisten a las normas y reglas que lo ordenan. Al contrario,su funcionamiento depende del órden jurídico, sus valores y principios. La minimización ataca el principio de legalidad y la planificación fiscal es su medio. ¿Podría hipotizarse una planificación fiscal que no fuera agresiva?. Es difícil de creer y la realidad lo confirma.Una vez que se adopta el riesgo fiscal como elemento de la decisión, empleando instrumentos variados para neutralizarlo, parece materialmente imposible evitar la agresión al deber de contribución al gasto público. El impuesto es un coste orgánico de la empresa y la lógica del beneficio debería superarle pese a ello sin que sirva de excusa la pérdida de competitividad. Al fin y al cabo, es difícil legitimar la competitividad de aquél agente económico que participa en la elusión y evasión fiscal de otro que no lo hace. Con igual criterio, valdría la justificación de la explotación del trabajo, de la contaminación ambiental,del incumplimiento de las reglas de defensa del consumidor, de la salud pública, en suma, de dar la espalda a cualquier bien público y social.

6.1.La lógica del beneficio y la responsabilidad social corporativa.

La responsabilidad social corporativa significa una disciplina que no es meramente voluntaria, sino de control y supervisión legal dirigida a fortalecer la actividad de empresa en el mercado, de la sociedad civil y del Estado, sin mengua de su respeto al ambiente, a los derechos de los trabajadores, de los consumidores, de la competencia en términos de integridad -corrupción de funcionarios públicos-, transparencia- cuentas y aplicación de los resultados- y de órden público económico:elusión y evasión fiscal, blanqueo de capitales, criminalidad organizada.

La idea de responsabilidad social corporativa tiene dos caras: una, suscrita por Milton Friedman, la cual reduce la responsabilidad social de la empresa a la maximización del valor para los accionistas de la sociedad. En el libre mercado y en un sistema basado en la propiedad privada, la responsabilidad de los que dirigen la empresa es conseguir cuanto más dinero puedan, conforme a lo que permite la ley y la ética.

No pueden aceptarse mecanismos políticos, que no de mercado, para determinar la via adecuada de la asignación de recursos escasos. Si se acepta la idea de una responsabilidad social de la empresa también debe aceptarse que esto es socialismo antes que capitalismo. Es una doctrina subversiva en una sociedad libre. En suma, “el negocio de la empresa es hacer negocios”. La sociedad,que es una entidad artificial no puede ser responsabl; su función es la de conseguir el beneficio para sus accionista o contribuir a la sociedad mediante el beneficio que obtiene. La empresa no puede desviar recursos propios para otros fines que los expuestos, porque, de lo contrario, esos fines capturan dinero de los accionistas y debilitan el valor de su capital y a través de un vehículo que no sirve para la beneficiencia social.

El enfoque clásico neoliberal de Friedman tiene como alternativa la teoría de Donaldson de la legitimación. El punto de partida es que, efectivamente, la sociedad es una entidad creada por el derecho y que supone las ventajas de la responsabilidad limitada, la autonomía de gestión y su perdurabilidad. Entre el Estado y la sociedad existe un contrato implícito fundado en lo que cada uno recibe y ofrece. A los privilegios jurídicos se contraponen la licencia para la actividad económica en el mercado y la apropiación del beneficio por ello. El pacto exige la corrección entre las partes, en cuya virtud ni uno puede expropiar sin justa causa e indemnización o confiscar sin causa, ni el otro puede subordinar a su fin de lucro el beneficio que por su actuación genera en la sociedad civil y en el mercado. La sociedad, precisamente,”respeta el acuerdo en la medida que los beneficios sociales exceden los costes y solo en base a ésta condición, se garantiza a la empresa el derecho de existir y operar.”

Es menester reconocer que la función del lucro y la legitimación pública y social por la gestión económica son conceptos que pueden contemplarse en términos necesarios, pero distintos.

Friedman tiene razón al afirmar que el propósito de la empresa es maximizar beneficios para sus accionistas. La persona jurídica es una ficción y,por tanto, no puede, en si misma establecer que es bueno y malo, que está bien y que está mal. Ser bueno, en sentido social, son costes que le suponen menos competitividad. Los accionistas no invierten para obras sociales, sino para ganar dinero . El supercapitalismo, dice Reich, no permite actos de virtud societaria que erosionan su linea de profundidad.

Friedman no tiene razón,sin embargo,cuando acusa de subversión el control y la supervisión de la empresa mediante la participación democrática en la disciplina jurídica del mercado y sus agentes. O mejor dicho, la responabilidad del lucro es de la empresa y su responabilidad social es materia de la ley y el ciudadano colectivo.

El contrato implícito no debe exigir a la sociedad nada que no pueda ser objeto de cumplimiento leal de la ley y de los acuerdos sociales, en el bien entendido,que no interfieran en la lógica del valor del capital de la empresa.

Primero, esto significa que no hay margen para la gestión fiscal del riesgo de la empresa. Simplemente, deben cumplir con los deberes legales que le corresponden, sean de la naturaleza que sea y, entre los que destaca la contribución al gasto público. No resulta que en la lógica del beneficio intervenga la elusión o evasión fiscal, la minimización del impuesto, y si así fuera es el ordenamiento jurídico que debe reaccionar.

Segundo, la empresa que se desvia o aparta de la lógica del beneficio, v.g. opacidad, corrupción, fraude fiscal organizado, pierde cualquier legitimidad para continuar en el mercado. La ruptura del pacto resulta evidente y, por tanto, no solo debe dejar de existir y operar; si no que, además,debe exigirse el reembolso o devolución de las ayudas públicas, incluidos los beneficios fiscales, recibidas durante el período de prescripción en cabeza de sus responsables:accionistas y tecnoestructura. La empresa es fuente de actos ilícitos, contrarios al órden público económico y socialmente lesivos. Esto conlleva su extinción mercantil. La responsabilidad social es la regla jurídica del mercado y en tanto tal, corporativa. El discurso de la RSC es sobre la responsabilidad jurídica y la regulación del control y supervisión del mercado; sin que cuestione la lógica del beneficio o del ánimo de lucro.

Tercero, el propósito de ganar dinero mediante la empresa no se cuestiona ni discute. Solo se impugna el modo en que se verifica. La RSC sirve para alentar la intervención pública y del legislador en el escenario de los instrumentos empleados para cumplir ese objetivo. Y así es RSC reclamar corrección, integridad, transparencia al agente económico y el ejercicio apropiado de sus privilegios en el mercado respecto a los que poseen un interés legítimo en la organización: trabajadores, consumidores, inversores, acreedores. La tecnoestructura se debe a los accionistas; pero no solo ni exclusivamente.

La minimización del impuesto no es compatible con la responsabilidad social corporativa. El valor del impuesto pertenece al ciudadano colectivo y al legislador y su aceptación o no está fuera de la autonomía de decisión de la empresa.

CONCLUSIONES.

Primera. La patente de la planificación fiscal y financiera es la manifestación última del abuso del derecho puesto que, al amparo del sistema de patente,aspira a la inmunidad del procedimiento elegido de diferimiento, reducción o evasión del impuesto.

Segunda. No sería temerario vincular la eclosión de la patente financiera-fiscal a la difusión del mercado global de capital financiero, cuyo soporte de informático fue esencial para la expansión de los derivados financieros.

Tercera. No puede escindirse, desde State Street, la planificación fiscal del risk management (inversión, financiación, tesoreria), unidos por el objetivo par de la minimización fiscal.

Cuarta. La privatización de la interpretación de la norma tributaria conspira contra el deber legal de todos de contribuir al gasto público en circunstancias de igualdad. Al mismo tiempo, las patentes de invención otorgadas, en materia fiscal, no parecen superar los requisitos de novedad y no obviedad.

Quinta. La patente del método financiero y de la planificación fiscal es un vehículo de abuso del derecho, de la construcción artificiosa de tax shelters en ventaja de la industria offshore. Los modelos financieros y fiscales no merecen una prima a la innovación, como es la patente, sino, probablemente, todo lo contrario.

Sexta. La reacción del legislador americano, a través de los proyectos Reform Patent Act de 2007 y del Stop Tax Haven Act la patente de planificación fiscal y estrategias de inversión tendentes a la minimización fiscal y , en general, la patente de invención que de cualquier forma afecte los impuestos nacionales y extranjeros, mediante la reducción, diferimiento, elusión de la obligación tributaria.

Séptima. La Administración establece el deber de información de un conjunto de operaciones que ofrecen potencialidad de elusión o evasión fiscal, entre las que se encuentran las operaciones patentadas. (Section 6011 I.R.C.)

Octava. El impuesto mínimo no equivale a la minimización del impuesto como medio de circunvenir, objetiva y/o intencionalmente la actuación de la ley. La patente fiscal conculca la excepción de órden público.

Novena. La lógica del beneficio no es incompatible con la responsabilidad social corporativa, sea en términos de sistema laboral, medioambiental, contable, financiero o fiscal. La sociedad mercantil está obligada por su reconocimiento a ser coherente con el contrato implícito que señala su legitimidad. La empresa debe respeto a los valores jurídicos que consienten las ventajas y privilegios de su existencia legal: los valores de corrección, transparencia e integridad. La minimización fiscal, de la cual la patente de planificación fiscal es expresión, no es compatible con la responsabilidad social corporativa.

Tulio Rosembuj

Catedrático.Universidad de Barcelona